◇◆◇ 鈴木正次特許事務所 メールマガジン ◇◆◇
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2018年３月１日号
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本号のコンテンツ ☆知財講座☆ ■弁理士が教える特許実務Ｑ＆Ａ■ （３）特許出願公開の効果 ☆ニューストピックス☆ ■特許審査の着手時期見通しリストを公開（特許庁） ■人気ゲームめぐり任天堂がコロプラを提訴（東京地裁） ■平成30年4月1日以降の特許料等の軽減措置及び 国際出願促進交付金の取り扱いについて（特許庁） ■弁理士が主人公の漫画「閃きの番人」を公開（日本弁理士会） ☆イベント・セミナー情報 |
特許庁は、特許審査未着手出願（公開前の出願を除く）の審査着手見通し時期のリストを公開しました。「特許審査着手見通し時期照会」は、既に出願公開されている案件について、審査がいつごろ着手される予定か照会できるサービスで、１月より運用を変更しました。
審査着手の見通し時期を知ることができれば、必要に応じて請求項の補正、早期審査などの検討に役立ちます。
そこで今回は、「特許審査着手見通し時期照会」システムについて取り上げます。
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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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■弁理士が教える特許実務Ｑ＆Ａ■
（３）特許出願公開の効果
【 質問 】
当社が販売している製品に対して、「自社の特許出願に抵触する」、「補償金」などと記載されている「警告書」を受け取ったのですがどうすればよいでしょうか？
【 回答 】
今回のご質問は、特許出願公開が行われた後に、特許出願公開公報に掲載されている発明を実施している第三者に対して特許出願人が送付できる補償金請求権の警告書に関するものです。
＜特許権取得の効果は特許権成立後に初めて発揮される＞
特許出願を行って特許庁の審査を受け特許権が成立した後は、特許権者のみが特許発明を独占排他的に実施できます。特許権者以外の者が、事業として特許発明を実施する（例えば、特許発明品を会社の事業として製造し、販売する）と、特許権侵害になり、特許権者から差止請求（特許法第１００条）や、損害賠償請求（民法第７０９条）を受けることになります。
しかし、これは、特許権成立して以降の第三者の実施行為に関してだけです。第三者が同一の実施行為を特許権が成立する前から継続して行っていても、特許権成立前の実施行為は、差止請求、損害賠償請求の対象になりません。
＜特許出願公開公報掲載の発明を第三者が実施すると不法行為？＞
特許制度は産業発達を目的とし、新規で進歩性を有する発明をだれよりも先に公開（特許出願）した者に、所定の期間（原則として出願日から２０年を越えない期間）、当該発明を、独占排他的に実施できる権利（特許権）を与え、一方で、第三者には利用の機会（特許権存続期間中は実施許諾を受けて、特許権消滅後は自由に実施できる）を与えるものです。
そこで、特許出願では、特許請求している発明を明確に記載し、また、特許請求している発明をその技術分野の者が再現（実施）できる程度に説明する必要があります。第三者が発明を再現（実施）できる程度に説明が行われていなければ産業の発達に結びつかないからです。
しかし、第三者の実施行為が特許権侵害になるのは上述したように、特許権成立後の行為のみです。上述したようにその技術分野の者が発明を再現できるように十分な説明が行われている特許出願公開公報掲載の発明を、特許出願人以外の第三者が実施していても、特許権成立前であればそれは不法行為ではなく、特許出願人は、損害賠償請求も、差止請求も行うことができません。
＜補償金請求権を発生させるための警告書＞
これでは、新規で進歩性を有する発明をだれよりも先に公開（特許出願）した者への保護に欠けることになります。
そこで、特許出願公開公報発行後、特許出願公開公報に掲載されている発明を実施している第三者を知った時には、次のような内容の「警告書」を送付することが特許出願人に認められています。これを補償金請求権といいます（特許法第６５条）。
「御社が製造・販売されている○○は当社が特許出願し、その内容が別途の書留便でお届けする特許出願公開公報（特開２０○○−○○○号）の特許請求の範囲で特許請求している発明の実施品に該当します。そこで、当社の特許出願について特許庁での審査によって特許権が成立し、御社が製造・販売されている○○が特許権侵害品に該当することになった時には、この警告書をお届けした時点から特許権成立までの御社による○○の製造・販売行為に対する実施料相当額を『補償金』として当社に支払うよう請求させていただくことになります。」
特許出願公開公報に掲載されている発明を第三者に実施されたこと による出願人の損失を?補する目的で、その実施をした第三者に対して 補償金を請求できる権利を特許出願人に認めたものです。
平成29年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h29_syosinsya.htm
＜補償金請求権の警告書を受け取った時の対応＞
上記の警告書を送付しても、補償金請求権を行使できるのは特許権が成立してからです。すなわち、特許権が成立しなければ、警告書送付後、特許権成立までの実施行為に対して遡って実施料相当額を請求することはできません。
すべての特許出願は、原則として、出願日から１年６月経過した時点で特許出願公開されますが、その中の３０〜３５％程度は出願日から３年の間に審査請求が行われないことで出願日から３年経過した時点で消滅します。また、審査請求したものの中で特許成立するのは６０〜７０％程度です。すなわち、出願公開公報が発行されたものの中で最終的に特許成立するのはその中の４０〜５０％程度です。しかも、審査の過程で特許出願前に存在していた先行技術文献を指摘され、進歩性の存在を主張するために、特許出願公開公報が発行された時点よりは特許権の効力が及ぶ範囲が狭くなって特許成立することが多くなります。
このため、特許出願公開公報の特許請求の範囲の記載では特許権侵害になる可能性があったが、審査の結果、特許成立しなかった、あるいは、特許成立したが特許権の効力が及ぶ範囲が狭くなったので特許権侵害にはならず、補償金請求権も行使できないことになるのがよくあります。
そこで、補償金請求権の警告書を受け取ってもあわてることなく、「特許庁での審査の結果を待ちます」として実施行為を継続することが可能です。また、警告書を送ってきた特許出願に特許成立しないように、先行技術文献を特許庁に提出して審査に利用してもらうようにすることもできます。
いずれにしても、特許出願公開公報発行後に特許出願公開公報掲載の発明を実施している第三者を発見した、あるいは、上述した補償金請求権の警告書を受け取った場合には、専門家である弁理士に対応を相談することをお勧めします。
＜補償金請求権の警告書を送付した者が負う責任は？＞
特許出願公開公報に掲載されている発明を実施している者に対して補償金請求権の警告書を送付したところ、相手方が実施行為を中止し、例えば、購入していた原材料を費用発生させて廃棄処分した、等の対応まで行ったにもかかわらず、特許庁の審査で特許権は成立しなかった、ということが起こり得ます。このような場合でも、補償金請求権の警告書を送付していた特許出願人が損害賠償請求（民法第７０９条）などの責任追及を受けることはありません。
特許と同じく、技術的思想の創作を保護するものとして実用新案権がありますが、実用新案権の場合、警告を行った後に、その実用新案権が無効審判請求を受けて無効になってしまったときには、警告書を送付した実用新案権者が無過失賠償責任を負うことがあります（実用新案法第２９条の３）。この点が、特許出願公開公報発行後に償金請求権の警告書を送る場合と大きく異なります。
次回は、この点に関するご質問への回答を紹介します。
以上
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■ニューストピックス■
●特許審査の着手時期見通しリストを公開（特許庁）
特許庁は、特許審査未着手出願（公開前の出願を除く）の審査着手見通し時期のリストを公開しました。
特許審査着手見通し時期照会は、既に出願公開されている案件について、審査がいつごろ着手される予定か照会できるサービスで、１月より運用を変更しました。
これまでは、個別案件ごとに照会したり、照会用パスワードがなければ、特許出願の着手見通し時期データをダウンロードすることができませんでしたが、１月からは 審査未着手出願のうち、半年以内に着手予定のすべての案件をダウンロード（EXCEL形式）できるようになりました。特許庁は年４回、着手見通し時期を見直すとしています。
事業の進展状況や他社の動向により、自社の出願がいつごろ審査されるのかを知りたい場合、特許審査着手見通し時期照会サービスを利用すれば、審査着手の目安となる時期を知ることができます。
すでに審査請求をしていても、特許庁がまだ審査に入ってない場合は、請求項を補正することが可能です。
審査見通し時期よりも早く審査を受けたい場合、一定の要件を満たせば、早期審査制度が利用できます。
権利化の必要がなくなった出願があった場合、審査請求料返還制度を利用すれば、納付した審査請求料の１／２（半額）が返還されます。
また、自社製品の脅威になりそうな特許出願の審査時期を把握することができるため、場合によっては、適切な時期に情報提供（特許出願に係る発明が特許を受けることができない旨を示すために、その特許出願に関連する刊行物等の情報を特許庁に提供）を行うことによって、その特許出願の権利化を阻止することも可能となります。
・特許審査着手見通し時期照会
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/search_top.htm
●人気ゲームめぐり任天堂がコロプラを提訴（東京地裁）
任天堂が自社の特許権を侵害されたとして、オンラインゲーム開発・運営の「コロプラ」のスマートフォン（スマホ）向けゲーム「白猫プロジェクト」の配信停止や４４億円の損害賠償を求めた訴訟が東京地裁で開かれました。
任天堂側は、「白猫プロジェクト」に登場するキャラクターを動かすためのタッチパネル上での操作方法に関連し、５つの特許を侵害していると主張。同ゲームで少なくとも４００億円の利益を得ているなどとして４４億円を請求しました。
一方、コロプラ側は任天堂の全ての請求棄却を求め、全面的に争う姿勢です。
訴訟の提起は２０１７年１２月２２日付。コロプラによると、１６年９月に任天堂から同社保有の特許権を侵害していると指摘を受け、両社で１年以上にわたり協議してきましたが、折り合いがつかず、提訴に至りました。
「白猫プロジェクト」は１４年に配信が開始されたロールプレイングゲーム（ＲＰＧ）で、ダウンロード累計１億件を超える人気ゲーム。
●平成30年4月1日以降の特許料等の軽減措置及び国際出願促進交付金の取り扱いについて
特許庁は、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象として、「審査請求料」、「特許料（1〜10年分）」、国際出願に係る「調査手数料・送付手数料」、及び国際予備審査請求に係る「予備審査手数料」を１／３に軽減する措置を講じていますが、その対象は平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までに特許の審査請求をした場合又は国際出願が受理された場合に限られています。
特許の審査請求をする日又は国際出願が受理された日が平成３０年４月１日以降になる場合には、当該軽減措置の対象とはなりません。
また、中小ベンチャー企業や小規模企業が特許協力条約に基づく国際出願を行う場合の「国際出願手数料」や国際予備審査請求を行う場合の「取扱手数料」について、納付金額の２／３に相当する額を「国際出願促進交付金」として交付する措置を講じていますが、その対象は平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までに国際出願が受理された場合に限られています。
平成３０年４月１日以降に特許庁に受理された国際出願は、国際出願促進交付金の交付措置の対象となりません。
・平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までに特許の審査請求をした場合
平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までに特許の審査請求を行った案件については、特許料の納付が平成３０年４月１日以降であっても、軽減の要件を満たす者の場合は「特許料（１〜１０年分）」を１／３とする軽減措置を利用することができます。
・平成３０年４月１日以降に特許の審査請求をした場合
特許法、産業技術力強化法等の他の法律に基づく軽減措置を利用することができる場合があります。それぞれの軽減の要件を満たす者であれば「審査請求料」、「特許料（１〜１０年分）」が１／２となる軽減措置を利用することができます。
【国際出願】
・平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までに国際出願が特許庁に受理された場合
平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までに特許庁に受理された国際出願については、国際予備審査請求が平成３０年４月１日以降であっても、要件を満たす者の場合は(1)「予備審査手数料」を１／３とする軽減措置、(2)「取扱手数料」の２／３に相当する額を交付する措置を利用することができます。
詳細は特許庁ＨＰ
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen-fromh300401.htm
●弁理士を主人公とした漫画「閃きの番人」を公開（日本弁理士会）
日本弁理士会は、弁理士を主人公とした漫画「閃きの番人」を公開しました。クライアントの知的財産に関する様々なトラブルを弁理士が解決していくストーリーです。
弁理士及び弁理士の業務内容を社会人だけでなく学生も含めて幅広く知ってもらうため製作したもので、「課長島耕作」シリーズを手掛けロカネプロダクションが作画をしています。
専門用語に注釈がありますので、知的財産についてはもちろん、弁理士、弁理士の業務についても、楽しみながら知ることができます。是非チェックしてみてください。
http://www.jpaa.or.jp/comic/
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| ■イベント・セミナー情報■ |
３月５日 ＡＰ秋葉原
IoT・ビッグデータ・人工知能コンテンツのインパクトと知的財産権の戦略
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2017/300305chizaikatsuyo.html
３月１６日 発明会館
企業経営と知的財産戦略〜事業において勝者となるための知財戦略とは〜
http://www.jiii.or.jp/kenshu/pdf/chizaist/chizaist-20180214-20180316.pdf
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