（３４）「拒絶理由を発見しない」と指摘された発明

【質問】
　特許庁で審査を受けて拒絶理由通知書を受けました。最後に＜拒絶の理由を発見しない請求項＞という項での記載があります。これは何なのでしょうか？

【回答】
　特許出願に審査を受けて特許庁審査官から受ける拒絶理由通知書の最後に＜拒絶の理由を発見しない請求項＞という欄が設けられていて、例えば、「請求項２に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。」のように記載されていることがあります。このようなときの対応について説明します。

特許請求の範囲には複数の発明を記載できる
　特許出願では、特許請求の範囲に特許権取得を希望する発明を記載し、明細書に（必要な場合には図面を利用して）特許権取得を希望する発明を、当業者が実施、再現できるように明確かつ十分に記載します。
　特許請求の範囲には複数の請求項を設けて複数の発明について審査を受けることができます。
　特許庁がホームページで公表している「2020年度 知的財産権制度入門テキスト」の「第２章 産業財産権の概要　第１節 特許制度の概要」には「鉛筆」の発明を用いて特許権の効力、特許発明の技術的範囲を説明している項があります。
・第２章 産業財産権の概要　第１節 特許制度の概要
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2020_nyumon/1_2_1.pdf

　ここでの説明を参照した特許請求の範囲の記載としては次のようなものが考えられます。

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　断面が六角形の木製の軸を有し、当該軸の表面に塗料を塗ったことを特徴とする鉛筆。
【請求項２】
　消しゴム付きであることを特徴とする請求項１記載の鉛筆。

　請求項１の発明で特許成立すれば、「断面が六角形」の「木製の軸」で「軸の表面に塗料を塗った」鉛筆であれば、すべて特許権の効力範囲に入って、第三者による実施（製造、販売）行為を、特許権侵害として排除可能になります。
　一方、請求項１の発明では特許成立せず、請求項２の発明のみで特許成立した場合には、「断面が六角形」の「木製の軸」で「軸の表面に塗料を塗った」ものであって、なおかつ「消しゴム付き」の鉛筆だけが特許権の効力範囲に入ることになります。第三者が「断面が六角形」の「木製の軸」で「軸の表面に塗料を塗った」鉛筆を製造、販売していてもそれを「特許権侵害」として排除することはできません。
　上述の例では、請求項１の発明の方が請求項２の発明よりも効力範囲が広いわけですから、請求項１の発明のみを特許請求の範囲に記載しておいて審査を受けることもできます。
　しかし、「進歩性欠如で特許を認めることができない」等の拒絶理由を受けて解消を目指す際に、明細書、図面の記載に基づいて特許権の効力が及ぶ範囲をどこまで狭めれば拒絶理由解消可能になるのか判断するのは簡単ではありません。そこで、特許請求の範囲の請求項１に最も上位概念の発明、すなわち、他社の実施行為に対して「特許権侵害です」と追及できる効力範囲が最も広い発明を記載し、請求項１を引用する形式の請求項２に請求項１よりも下位概念で請求項１よりも効力範囲が狭い発明を記載する等して、特許請求の範囲に複数の発明（請求項）を記載して特許出願するのが一般的です。

「拒絶理由を発見しない」との指摘を受ける場合
　特許請求の範囲に記載されている複数の発明が「発明の単一性」等の要件を満たしていれば、特許請求の範囲に記載されている複数の発明それぞれについて審査が行われ、特許請求の範囲に記載しているすべての請求項に係る発明についての審査結果が拒絶理由通知書で通知されてきます。
　この際、より効力範囲が広い請求項１記載の発明の方が、効力範囲が狭い請求項２記載の発明よりも「進歩性欠如」を指摘する拒絶理由を受ける可能性が大きくなるのが一般的です。
　例えば、上述の例で、特許庁の審査における調査で「断面が六角形の木製の軸を有する鉛筆」の発明が記載されている先行技術文献１と、「断面が円形の木製の軸を有し、その断面円形の軸の表面に塗料が塗られている鉛筆」の発明が記載されている先行技術文献２とが発見されたが、鉛筆に消しゴムを付属することが記載されている先行技術文献や、鉛筆に消しゴムを付属させることを発想するきっかけになると思われる記載が存在している先行技術文献を発見することはできなかったとします。
　この場合、請求項１記載の発明については、先行技術文献１、２に記載されている発明を組み合わせることで、当業者が、簡単、容易に発明できたという論理付けで進歩性欠如の拒絶理由が成立するが、請求項２記載の発明については拒絶理由を発見できない、ということになります。
　このような場合に拒絶理由通知書の最後に＜拒絶の理由を発見しない請求項＞という項が設けられて上述した記載が行われます。

特許出願人の取り得る対応
　このような場合には次のような対応が可能です。

（１）補正を行わないで意見書のみ提出する
　上記で説明した事例のような場合には難しいですが、請求項１の発明に対する「進歩性欠如」を指摘する拒絶理由の論理付けが妥当性を欠いていると思われることがあります。このようなときには、より広い効力範囲での特許取得を目指して、審査を受けていた請求項１、２の状態のままで特許請求の範囲を補正せず、意見書を提出して、拒絶理由の論理付けが妥当性を欠いていることを具体的に指摘し、審査官に再考を求める対応が可能です。

（２）請求項２の発明のみに補正し、請求項１の発明を分割出願する
　上記（１）のように対応した場合であって、審査官が意見書での主張内容によっても「拒絶理由は解消していない」と考えるときには、審査官の最終判断たる拒絶査定が下されてしまいます。この場合、拒絶理由通知書で「拒絶理由を発見できない」とされていた請求項２記載の発明について特許権取得するためには拒絶査定不服審判を請求する必要が生じます。
　そこで、請求項１の発明に対する「進歩性欠如」を指摘する拒絶理由の論理付けは妥当性を欠いているように思われるが、意見書提出で審査官に再考を求めたときに確実に拒絶理由を解消できるか不明の時には、「拒絶理由を発見しない」とされた請求項２の発明のみに補正して早期に特許成立を目指し、一方、効力範囲の広い請求項１の発明については、本件特許出願から分割し、新たな特許出願にしてもう一度審査を受ける対応が可能です。本件特許出願から分割した新たな特許出願で、再度、同一内容の拒絶理由を受け、それに対して意見書を提出し、拒絶理由の論理付けが妥当性を欠いていることを具体的に指摘して審査官に再考を求め、請求項２の効力範囲での特許権だけでなく、より広い効力範囲の請求項１発明での特許権取得を目指すものです。
　なお、分割出願は、拒絶理由通知書で指定された応答期間（拒絶理由通知書発送日から６０日以内）に行うことができますが、上述のように、本願発明の特許請求の範囲を請求項２の発明のみにする補正を行って「特許を認める」という「特許査定」を審査官から受けてから３０日以内（ただし、特許査定に応じて特許権を成立させるための１〜３年分の特許料を特許庁に納付する前）に行うことも可能です。

（３）請求項２のみに補正する
　より広い効力範囲の請求項１発明での特許権取得を断念し、請求項２発明の効力範囲で特許権成立するだけで十分であるならば、上述の拒絶理由通知書に対して、請求項１を削除して特許請求の範囲記載の発明を請求項２だけにする補正を行い、このように補正したことで特許請求の範囲に記載されている発明は「拒絶理由を発見しない」とされた発明のみになったことを意見書で説明することで直ちに「特許査定」を受けることが可能になります。
　いずれにしても、上位概念の発明に対して「進歩性欠如」を指摘する拒絶理由の妥当性、成立する特許権の効力範囲などについて専門家である弁理士によく相談してから対応することをお勧めします。

＜次号の予定＞
　特許権は成立すればそれで終わりではなく、特許成立後の特許権を維持するために特許料を毎年のように特許庁へ納付する必要があります。次回は、特許権成立後、特許庁に納付する特許料、この特許料を毎年のように納付し続けたとしていつまで特許権は存続するのか、について説明します。

■テレワークと秘密情報の管理■　〜留意すべきポイント

　新型コロナの感染症対策を契機として「テレワーク」（在宅ワーク）を導入する企業が増えています。一方で企業が保有する秘密情報の漏えいリスクには十分注意する必要があります。
　そこで不正競争防止法上の「秘密情報の保護」の観点から、企業の秘密情報を適切に守りながら、テレワークを実施していく上で留意すべきポイントについて取り上げます。

●営業秘密とは●

　営業秘密には、顧客名簿、販売マニュアル、仕入先リスト、財務データなどの営業上の情報のほか、製造技術、設計図、実験データ、研究レポート、図面などの技術上の情報が含まれます。
　不正競争防止法において「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています。
　具体的には、�@秘密管理性、�A有用性、�B非公知性という３要件が全て満たされていることが必要です。たとえ社内で秘密情報とされている情報であっても、この３要件が満たされていなければ不正競争防止法においては秘密情報として保護されないことになります。

◇秘密管理性（秘密として管理されていること）
　秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有企業が当該情報を秘密であると単に主観的に認識しているだけでは不十分。営業秘密保有企業の秘密管理意思（特定の情報を秘密として管理しようとする意思）が、具体的状況に応じた経済合理的な秘密管理措置（例えば、「秘密としての表示」や「秘密保持契約等の契約上の措置」、等）によって、従業員に明確に示され、結果として、従業員が当該秘密管理意思を容易に認識できる（換言すれば、認識可能性が確保される）必要があります。

◇有用性（事業活動に有用な情報であること）
　その情報が客観的にみて事業活動にとって有用であること。
　公序良俗に反する内容の情報（脱税や有害物質の垂れ流し等の反社会的な情報など）、秘密として法律上保護されることに正当な利益が乏しい情報を営業秘密の範囲から除外した上で、広い意味で商業的価値が認められる情報を保護する趣旨で、秘密管理性、非公知性を満たす情報は、通常、有用性が認められます。
　現に事業活動に使用・利用されていることを要しません。また、直接ビジネスに活用されている情報に限らず、間接的な（潜在的な）価値がある場合も含まれます。例えば、過去に失敗した研究データ等のいわゆるネガティブ・インフォメーションにも有用性は認められることがあります。

◇非公知性（公然と知られていないこと）
　「公然と知られていない」とは、一般的に知られた状態になっていない、又は容易に知ることができない状態にあることをいいます。 　具体的には、合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない状態にあることや、公開情報や一般に入手可能な商品等から容易に推測・分析されない等、保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態にあることとされています。

◆実務上の注意点◆
�@情報に触れる（アクセスできる）権利のある者を指定。重要な情報ほど、その情報にアクセスできる人数を制限する。
　業務上やむを得ない場合は、許可制による持ち出し制限とします。この場合、しっかりとした取扱いルール（回収・廃棄等）を決めておきましょう。

�A触れてはいけない情報について、その情報が秘密であるとわかるようにする。
　「社外秘」「マル秘」などの表示や分離管理などで明確に秘密であることを注意喚起しましょう。

�B技術的にその情報に触れる（アクセスする）ことを制限する。
　ＩＤ・パスワード管理、複製禁止、個人ＵＳＢ等の接続禁止など、各種の技術的な管理を徹底しましょう。

　万一、営業秘密が漏えいした場合には、経営に甚大な影響を与えかねません。テレワーク実施にあたり、重要な情報の保護については、今一度、管理状況が適切かを確認されてはいかがでしょうか。
　経済産業省では、「テレワーク時における秘密情報管理のポイント（Ｑ＆Ａ解説）」を公表していますので、ご参照ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/teleworkqa_20200507.pdf

●上半期の知財侵害物品、医薬品の輸入差止が増加（財務省）

　財務省が発表した2020年上半期（１〜６月）の全国の税関における知的財産侵害物品の差止状況によると、輸入差止件数は15,344件で、前年同期と比べて18.7％増加し、３年ぶりに15,000件超えとなりました。
　輸入差止点数は、272,567点で、前年同期比53.3％減となりましたが、件数ベースでは、引き続き高水準となっています。
　輸入差止件数は、偽ブランド品などの商標権侵害物品が14,990件（構成比97.4％、前年同期比19.2％増）で、引き続き全体の大半を占め、次いで偽キャラクターグッズなどの著作権侵害物品が218件（同1.4％、同0.5％増）。
　品目別では健康を脅かす危険のある医薬品の輸入差止が増加しており、前年同期より66％も増加しました。中国からの輸入が最多です。例えば、偽のラベルが貼ってあった男性用の治療薬については、税関が商標権侵害として差し止めました。錠剤の成分は不明で、流通すれば服用した人の健康を害する恐れもありました。

●電池技術関連、日本が世界をリード（ＥＰＯ・ＩＥＡ）

　欧州特許庁（ＥＰＯ）と国際エネルギー機関は（ＩＥＡ）は、電池技術に関する共同研究の調査結果を発表しました。
　同調査によると、電池およびその他の蓄電技術に関する世界特許出願件数で、2018年に日本が全体の３分の１以上を占め、世界をリードしていることがわかりました。
　2018年の電池とその他の蓄電技術に関連する新規国際特許出願件数は7,000件以上に上っており、このうち、約３分の１の2,339件が日本からの出願。２番手は韓国の1,230件。
　特許出願件数を企業別でみると、トップ１０社のうち７社が日本を拠点としている企業となりました。具体的には、パナソニック（4,787件）が世界２位、トヨタ自動車（2,564件）が世界４位となったほか、日立製作所（1,208件：世界６位）、ソニー（1,096件：同７位）、NEC（800件：同８位）、日産自動車（778件：同９位）、東芝（730件：同１０位）と上位１０社のうち７社を日本企業が独占しました。首位は韓国サムスン電子の4,787件。トップ２５社でみると、日本を拠点とする企業数は１３社となりました。
　近年、電気自動車（ＥＶ）や再生可能エネルギーの普及に欠かせない電池の特許申請が増加していて、国際的な開発競争は激しさを増しています。電池に関する特許の出願件数は、'０５年から'１８年までに全技術分野の平均の４倍となる年平均１４％増と急成長を続けています。

●ノーベル賞の本庶氏、受け取り拒否の特許使用料に課税（国税庁）

　ノーベル医学・生理学賞を受賞した京都大学特別教授の本庶佑氏が開発に関わったがん治療薬をめぐり、製薬会社からの受け取りを拒否していた特許使用料について大阪国税局は、特許使用料は契約に基づき支払われたもので、受け取っていなくても本庶氏が所得税を納めるべきと判断し、申告漏れを指摘しました。
　本庶氏は、小野薬品工業と共同でがん治療薬の「オプジーボ」を開発し、開発途中の2006年に特許使用料の支払いなどの契約を結びました。しかし、この契約について、本庶氏は正確な説明や情報提供がないまま結んだもので、配分が不当に低く抑えられているとしていて、特許使用料の受け取りをこれまで拒否していました。
　これに対し、小野薬品工業は拒否された分を法務局に「供託」という形で預けていました。 　国税局は、本庶氏は受け取りを拒否しているものの、契約に基づき支払われたもので、所得税を納める必要があるとして、平成３０年までの４年間の特許使用料、およそ22億円の申告漏れを指摘しました。
　所得税の追徴税額は過少申告加算税などを含めて約7億円で、悪質な税逃れではないとして重加算税は課されなかったとみられます。
　本庶氏側は、供託金を全額受け取ったうえで修正申告し、納税したとしています。

●リツイートの写真カット、著作者人格権を侵害と認定（最高裁）

　ツイッターで他人の投稿を転載するリツイートの仕様で写真がトリミングされ、隅に載せていた自分の名前が表示されなくなり、著作者としての権利を侵害されたとして、写真家が米ツイッター社に投稿者の情報開示を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は、「著作者人格権」の侵害にあたるとの判断を示しました。
　その上で、原告の写真家男性の請求を一部認め、リツイートした人のメールアドレスを開示するよう米ツイッター社に命じた二審・知財高裁判決を支持し、ツイッター社側の敗訴が確定しました。
　判決によると、原告の男性が撮影して自分のウェブサイトに掲載したスズランの写真が無断でツイッター上に投稿され、さらに別の人がこの投稿をリツイートしました。元の写真の隅には男性の名前が書かれていましたが、リツイートした際、仕様により写真の上下の一部が切り取られたため、名前が表示されなくなりました。
　男性側は著作権侵害のほか、作品を無断で修正されない権利や、作品に名前を表示する権利といった著作者人格権の侵害を主張していました。
　2018年４月の知財高裁判決は、著作権侵害の訴えを退けた一方、写真の一部が切り取られたことで「作品を無断で改変しており、著作者名を表示する権利も侵害した」と認定しました。

●令和元年改正意匠法の関連リンク集

　令和２年４月１日から施行された改正意匠法は、保護対象の拡充から始まり、関連意匠制度の変更や意匠の存続期間の変更など大幅な改正が行われています。
　改正意匠法に関する情報を調べようとすると、多数のWebページを閲覧しなければならなくなるかもしれません。
　そこで意匠出願を検討する際に役立つと思われる情報をリンク集として下記に紹介します。

令和元年意匠法改正特設サイト
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html
令和元年意匠法改正に関する総合的な情報

改正意匠法の解説書
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/2019-03kaisetsu.html
令和元年法律改正（令和元年法律第３号）解説書

意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について
https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html
公開済の意匠について、意匠登録出願を行う際の手続方法や、留意事項をまとめたもの

意匠審査基準
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/index.html
意匠審査における意匠法の統一的な条文解釈及びその運用を図るためのもの

意匠登録出願等の手続きのガイドライン
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/isyou_guideline.html
意匠登録出願に伴う「願書」、「図面」、「手続補正書」等の作成方法について、主にオンライン手続を念頭に述べたもの

意匠審査便覧
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/isyou_binran/index.html
審査官が意匠登録出願の審査を行うにあたって必要となる手続的事項や留意事項をまとめたもの

建築、内装デザイナー向け情報
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/kenchiku-naiso-joho.html
建築物や内装のデザインに携わる方に向けて、意匠制度の概要をはじめ、建築物や内装の意匠を出願する際の基本的な情報をまとめた資料

意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/h23_zumen_guideline.html
意匠登録出願時の願書及び図面の作成方法についての基本的な内容の説明と、典型的な例を記載したもの

意匠の審査基準及び審査の運用
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/isho_text_2019.html
令和元年度意匠審査基準説明会テキスト、説明会動画