（４０）審査基準を参照した進歩性欠如の拒絶理由への対応−２

【質問】
　特許出願に対して「従来技術に基づいて容易に発明できた」という趣旨の「進歩性欠如」を指摘する拒絶理由を特許庁審査官から受けました。指摘されている内容をよく理解できないのですが、そもそも、特許庁審査官はどのようにして進歩性のある、なしを判断しているのでしょうか？

【回答】
　審査している発明が進歩性を有するものであるかどうか、特許庁審査官がどのように検討・判断しているかを「特許審査基準」で説明されている手順に従って前回から紹介しています。前回は、進歩性検討の第一段階を紹介しました。今回は、進歩性検討の第二段階を紹介します。

＜進歩性検討の第二段階＞
　進歩性検討の第一段階で「進歩性欠如」という印象を審査官が持った場合、すなわち、引用文献１記載の発明から出発して、引用文献２記載の発明を適用することで、当業者が、審査を受けている発明に、容易に、到達することができると審査官が論理付けできた場合には、第二段階として、次のような検討が行われます。
　前回も紹介した特許庁が公表している「特許審査基準」で説明されている論理付けのための主な要素の図面を参照して説明します。

　＜図　論理付けのための主な要素＞

特許審査基準　第�V部　第２章　第２節　進歩性
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf
　進歩性検討の第二段階では、進歩性が肯定される方向に働く要素（前掲の図面を参照）に係る事項も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かが改めて検討されます。
　この検討で、論理付けができないと判断された場合は、審査を受けている発明が進歩性を有していると判断されます。
　すなわち、第一段階の検討で「引用文献１記載の発明から出発して、引用文献２記載の発明を適用することで、当業者が、審査を受けている発明に、容易に、到達することができると審査官が論理付けできた」場合であっても、第二段階の検討で「論理付けができない」と判断されることになると、審査官は、進歩性の存在を認めることになり、他の拒絶理由を発見できなければ「この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします。」という審査官の判断が行われることになるということです。
　第一段階の検討で、引用文献１記載の発明と引用文献２記載の発明との間の（１）技術分野の関連性、（２）課題の共通性、（３）作用、機能の共通性、（４）引用発明の内容中の示唆、という４つの観点を総合して検討し、「引用文献１記載の発明に引用文献２記載の発明を適用する動機付けは存在しない」と反論することが難しいと考えられる場合であっても、進歩性検討の第二段階で検討されることになっている後述の「進歩性が肯定される方向に働く要素」の観点から主張を行って、第一段階の検討での「進歩性欠如」という判断を覆して「進歩性あり」という判断に持ち込むことが可能だということです。
　第二段階の検討でも依然として論理付けができたとされた場合、審査を受けている発明は「進歩性を有していない」と判断されることになります。
　拒絶理由通知書を受け取って対応策を検討しているわけですから、審査官はこの第二段階の検討でも「審査している発明は進歩性を有していない」という判断を行っていることになります。
　しかし、第二段階では以下に説明する「進歩性が肯定される方向に働く要素」が検討されているはずなので、このような要素に関して、審査官の判断に反論できる余地がないかを検討することで、指摘された拒絶理由の解消を目指して、審査官に再考を求める手がかりを見つけることが可能になります。

進歩性が肯定される方向に働く要素

（１）引用発明と比較した有利な効果　
　審査を受けている発明の進歩性を否定する拒絶理由に引用されている文献に記載されている発明と比較した有利な効果は、進歩性が肯定される方向に働く要素になります。
　なお、審査を受けている発明によって奏される効果（特有の効果）のうち、引用発明の効果と比較して有利なものが、引用発明と比較した有利な効果となります。
　引用発明と比較した有利な効果が、以下の（ｉ）又は（ｉｉ）のような場合に該当し、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであるときには、それは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になるとされています（令和元年８月２７日　最高裁判所　平成３０年（行ヒ）６９号）。

（２）阻害要因
　引用文献２記載の発明を引用文献１記載の発明に適用することを阻害する事情があることは、上述した論理付けを妨げる要因（阻害要因）として、進歩性が肯定される方向に働く要素となります。
　阻害要因と言いえるものとして以下の例が特許審査基準に紹介されています。

＜審査基準を参照した進歩性欠如の拒絶理由への対応＞
　拒絶理由通知書を受け取っているということは、上述した第二段階の検討も行われているということで、審査官は、「引用発明と比較した有利な効果」や、「引用文献２記載の発明を引用文献１記載の発明に適用することを阻害する阻害要因」の存在を認めなかった、ということになります。
　しかし、審査官が気づかなかった「引用発明と比較した有利な効果」や「阻害要因」が存在していることがあり得ます。
　特に、審査を受けている発明が解決しようとしている課題や、審査を受けている発明によって発揮される作用・効果、その機序・メカニズムについて審査官が誤解・誤認している場合には、審査官が気づかなかった「引用発明と比較した有利な効果」や「阻害要因」が存在している可能性があります。
　また、拒絶理由通知書を受け取った段階で審査を受けていた発明よりも技術的範囲（効力範囲）が狭くなるような補正を行うことで、「引用発明と比較した有利な効果」の存在や、「阻害要因」の存在を主張できる可能性が広がることがあります。
　そこで、進歩性検討の第一段階で「引用文献１記載の発明に引用文献２記載の発明を適用する動機付けは存在しない」と反論することが難しいと思われる場合であっても、拒絶理由の解消を目指して、粘り強く、「引用発明と比較した有利な効果」や、「阻害要因」の存在を検討することが大切になります。
　この点、専門家である弁理士は様々な対応の経験やノウハウを持っていますので、相談し、アドバイスを受けることがよいと思われます。

＜次号の予定＞
　「当社のこの発明品は従来品に比べると非常に優れているのですよ。これを実験で証明して進歩性の存在を主張できませんか？」という問い合わせや、「当社のこの発明品は市場で非常に評判が良くて売り上げも好調なんです。この事情を当社の発明に進歩性があって特許が認められるべきだということで拒絶理由通知書に対する反論に使えませんか？」という問い合わせを受けることがあります。次回はこのような問い合わせへの回答を紹介します。

●特許無効審判等における通常実施権者の承諾を不要に（特許庁）

　政府は、訂正審判や特許無効審判等における訂正請求の際に通常実施権者（ライセンスを受けた者）の承諾を不要とする特許法改正案を閣議決定しました。
　特許無効審判等において、特許権者は、特許内容を訂正することにより、特許権の無効を回避できる場合があります。このように特許内容を訂正すること（訂正審判請求、訂正請求）は、特許紛争において有効な防御手段として活用されています。
　特許権者が特許内容を訂正する場合、これまでは、通常実施権者全員の承諾を要するとされていました。しかし、１つの特許権について数百を超える通常実施権者が存在するケースもあり、このような場合に訂正審判等に際して全ての通常実施権者の承諾を得ることは現実的には困難です。またライセンスの形式も複雑化しており、例えば、複数の企業が特許権を持ち寄り、特許権を管理する独立の団体を設置して、これを通じて参加企業にまとめて通常実施権を許諾する仕組みである「パテントプール」があります。
　今回の改正案では、通常実施権者の承諾は不要としましたが、専用実施権者がいる場合に承諾を得なければ訂正請求を行えない規定は残されました。

●第三者意見を募集する「アミカスブリーフ」制度を新設（特許庁）

　特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度「アミカスブリーフ」を新設する特許法改正案が閣議決定されました。
　「アミカスブリーフ」（Amicus Brief）とは、裁判所に対して当事者及び参加人以外の「第三者」が事件の処理に有用な意見や資料を提出する制度です。
　特許権侵害訴訟において、当事者が他の業界の事業実態などに関する証拠収集をすることは困難な場合が多いため、裁判所が広く一般の第三者に対して裁判に必要な事項について意見募集を行い、当事者が集められた意見を証拠として活用できることとしました。当事者にとどまらず幅広い専門知識が裁判所に提供されることで、より高度で複雑な専門知識が要求される特許訴訟においても、第三者の意見を参考に実態を踏まえた判断がしやすくなると期待されています。
　過去の知財高裁において、標準必須特許をめぐって、国内外を問わず広く意見を募集するという試みがされた訴訟があります（平成２５年（ネ）第１００４３号　アップル対サムソン事件　知財高裁大合議判決　平成２６年５月１６日）。

●特許権の権利回復の要件緩和（特許庁）

　特許権や商標権等の権利回復の要件を緩和する特許法改正案が閣議決定されました。 特許権等は、所定の手続期間までに手続をしないと、権利が消滅したり、優先権を主張できなくなる場合があります。
　手続期間を徒過したことにより一旦は失われた権利や優先権については、出願人の申請により権利を復活させることができる要件が緩和されます。
　特許料等の追納期間の徒過により失効した特許権等の回復を認める制度は、平成２３年の特許法改正により、権利の回復を認める基準が「その責めに帰することができない理由」から「正当な理由（相当な注意基準）」に緩和されました。
　しかし、「正当な理由」の判断が厳格に運用されてきた結果、他の主要国に比べて回復が認められる率が低い状態が続いていました。
　今回の改正案では、「正当な理由」から「故意でない（故意基準）」に転換することとしました。「故意で手続を行わなかった場合は回復できない」という規定に改めることで、実質的に権利回復の要件を緩和します。
　その際、制度の濫用を防ぐとともに、手続期間の遵守を促すため、回復の申請に際しては一定額の手数料を課します（災害などの場合には免除）。

●知的財産侵害物品の輸入差し止め件数が２６．６％増（財務省）●

　財務省は、2020年の全国の税関による偽ブランド品など知的財産侵害物品の輸入差し止め件数が、前年比26.6％増の30,305件だったと発表しました。３万件を超えたのは３年ぶりで、調査を始めた1987年以降で３番目の高水準です。
　新型コロナウイルスの感染拡大を受けてインターネット通販を利用した不正輸入や、人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターを無断使用したグッズや海賊版、東京五輪・パラリンピック関連のロゴなどを許可なく使ったレプリカメダルなどが増加しました。
　全体の85.2％が中国から持ち込まれたものです。種類別では財布やバッグが9,931件、次いで衣類が9,166件、時計が4,057件などとなりました。

◆個人の使用目的でも差し止めの対象に◆
　政府は、海外から流入する偽ブランド品など模倣品の取り締まりを強化するため、個人の使用目的で輸入した物品であっても商標権を侵害している場合は、税関で差し止め対象とする商標法改正案などを閣議決定しました。
　現行の商標法では、国内事業者が模倣品の輸入や売買を行うと、商標権を侵害したとして刑事罰が科されます。一方、個人が海外事業者から自分で使うと称して輸入した模倣品は商標権侵害を問えず、流入を阻止できませんでした。
　近年、模倣行為が巧妙化しており、海外事業者から日本の輸入業者を通さず、直接個人に模倣品が販売される例が増えています。実際には「業として」の輸入であるにもかかわらず、「個人使用」を装った輸入です。
　今回の改正では、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為について、日本における商標権の侵害と位置付けることになりました。個人の使用目的で購入する場合でも、知的財産権侵害品として、税関において輸入を差し止めることが可能となります。

◆輸入差止申立制度◆
　「輸入差止申立制度」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などを侵害する貨物が輸入されようとする場合に、権利者が税関長に対して、関税法に基づき、自己の権利を侵害する貨物の輸入を差し止めるよう申し立てることができる制度です。
　輸入差止申立制度を利用すれば、海外で違法に製造された模倣品が日本国内で流通してしまうことを事前に阻止できますので、海外から輸入される模倣品対策に有効です。また、裁判に比べてコストがかからず、結果が出るのが早いのもメリットです。
　申立では、輸入者を特定する必要はなく、侵害物品が市場に出回っていることの証明ができれば、海外から輸入された時点で侵害物品を排除することができるため、侵害物品の出所を特定できない場合も、この方法を使うことができます。
　申立には、侵害の事実を説明する侵害被疑物品・その写真、弁理士が作成した鑑定書などが必要になるほか、税関で侵害物品であることを識別できるサンプル、写真、カタログなどを提出します。申立が受理されれば、侵害品は税関で差し止められることになります。

参考：財務省関税局ＨＰ
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm

●国際特許出願件数、中国が２年連続１位（ＷＩＰＯ）

　世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）は、特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく２０２０年の国際特許出願統計を発表しました。
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0002.html
　それによると、2020年は新型コロナウイルスの世界的大流行に見舞われ、世界のＧＤＰが３.５％減少とされる中で、国際特許出願件数は４％増の27万5900件となり、過去最多を更新しました。
　国別では中国が２年連続トップで、出願件数は前年比１６.１％増の6万8720件となりました。２位は米国で、前年比３％増の5万9230件。３位は日本で、前年比４.１％減の5万520件。４位は韓国で前年比５.２％増の20,060件、５位はドイツで前年比３.７％減の18,643件となりました。
　企業・団体別をみると、中国通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）が5,464件で４年連続トップ。２位は韓国サムスン電子で3,093件。３位は三菱電機で2,810件。トップ１０をみると、日本企業では三菱電機、ソニー、パナソニックＩＰマネジメントの３社がランクインしました。

◆国際商標◆
　一方、2020年の国際商標制度の使用状況（マドリッド制度）は０.６％減少し、6万3800件となりました。商標登録数が減少するのは、2008〜2009年の世界金融危機以来です。
　国別でみると、最も多くの国際商標出願を申請したのは米国を拠点とする出願人で１万５人。２位：ドイツ（7334人）、３位：中国（7,075人）、４位：フランス（3,716人）、５位：英国（3,679人）。日本は７位（3,117人）。
　企業別での国際商標登録状況を見ると、スイスのノバルティスが１位で233件の出願。２位は中国の華為技術（ファーウェイ）で197件、３位は日本の資生堂で130件、４位はドイツのＡＤＰ　Gauselmannで123件、５位はフランスのロレアルで115件、６位は任天堂で90件と続いています。

●音楽教室の著作権使用料訴訟　生徒の演奏は対象外（知財高裁）

　ピアノなどの音楽教室がレッスンで使う楽曲の著作権使用料を徴収されるのは不当だとして、ヤマハ音楽振興会など教室を運営する約２５０事業者が、日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）を相手取り、徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の控訴審で、２審の知的財産高等裁判所は、音楽教室側の訴えを一部認め、講師や生徒の演奏に著作権が及ぶと判断した一審判決を一部変更し、レッスンでの生徒の演奏についてはＪＡＳＲＡＣに使用料を請求する権利がないとする初めての判決を言い渡しました。
　音楽教室での演奏が著作権法が定める「公衆に直接聞かせることを目的とする演奏」といえるかが争点となっていました。
　判決では、「生徒の演奏は自らの技術の向上が目的で、その本質はあくまでも教師に演奏を聞かせ、指導を受けること自体にある」と指摘した上で、「公衆に聞かせることが目的とはいえない」と結論づけました。
　一方、その他の教室側の控訴はいずれも棄却。教師による演奏や音源の再生は、「演奏された小節数を問わず、演奏権の侵害行為が生じる」として使用料徴収の対象に当たると指摘しました。

●中国産の茶、「京都宇治」の商標無効（中国国家知識産権局）

　中国産の茶に使用された「京都宇治」の商標について、中国国家知識産権局は、無効としました。
　京都府茶協同組合によりますと、中国では５年ほど前から商品名に「宇治」を使った商品が多く出回るようになり、宇治茶とパッケージのデザインが類似した中国産の茶も販売されているとしています。
　協同組合は、消費者が日本産と誤解して宇治茶のブランドが傷つく恐れがあるとして、代表的な被害例である「京都宇治」の商標の無効・取り消しを中国当局に求めていました。また、ほかにも確認されている抹茶を使った中国産の菓子などの「宇治」の商標についても、今後、無効の申し立てを検討しています。