（４７）自社の特許出願公開公報は自社の特許出願に対する新規性喪失の例外にならないのか？

【質問】
　自社の製品を展示会で公表したり、実際に販売開始した後であっても１年以内に特許出願を行えば「新規性を喪失していない」ものとして例外的に取り扱われます。一方で、自社が過去に行っていた特許出願の特許出願公開公報が発行されてから１年を経過していないうちに行った自社の特許出願の場合、先の特許出願について発行されていた特許出願公開公報は新規性喪失の例外にしてもらえません。どうしてなのでしょうか？

【回答】
　ご質問のように、自社がその昔に行っていた特許出願について特許庁から発行されている特許出願公開公報は新規性喪失の例外にしてもらえません。この理由を説明します。

新規性を喪失した発明については特許取得できないのが原則
　発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」です（特許法第２条第１項）。「創作」ですから自然界に存在しているものを発見しただけでは発明になりません。新しいものを造りだしていることが要求されます。
　ここから特許出願の時点で従来になかった新しいものでなければならないという新規性が要求されることになります。
　特許法では、「特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明」、「特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明」、「特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」は新規性を喪失している発明であって、特許を受けることができないとしています（特許法第２９条第１項第１号〜第３号、特許法第４９条）。
　発明が具現化されている自社の製品を販売開始したならば、その製品に具現化されている発明は、日本国内において公然知られた発明（特許法第２９条第１項第１号）あるいは、日本国内において公然実施をされた発明（特許法第２９条第１項第２号）になります。そこで、その後に特許出願を行っても特許取得できなくなるのが原則です。
　特許出願公開は、１８カ月前に特許庁が受け付けていた特許出願の内容を、特許庁が紙媒体（特許出願公開公報）で発行したり、特許庁のＪ−Ｐｌａｔ　Ｐａｔで電気通信回線を通じて公衆に利用可能に公表するものです。そこで、特許出願日から１８カ月が経過して特許出願公開された発明は特許法第２９条第１項第３号に規定されている新規性を喪失した発明になります。その後にあらためて特許出願を行っても特許取得できなくなるのが原則です。

新規性喪失の例外
　いわゆるスパイ行為によって発明が持ち出されてしまう、等、発明者（特許を受ける権利を有する者）の意に反して発明が新規性を失うようになった場合の発明者を保護すべく、発明者の意に反して発明が新規性を喪失した場合に、当該事情によって発明は新規性を喪失していなかったものとする例外的な取扱いが従来からされています（特許法第３０条第１項）。
　この他にも、発明のプライオリティが重視される研究者などの場合、発明をいち早く研究発表、論文発表したい意向が強いことなどを考慮し、試験での実施、新聞・業界紙・学会誌などの刊行物への発表、インターネット等の電気通信回線を通じた発表、特許庁長官の指定する学術団体が開催する研究集会における文書をもっての発表、特定の博覧会への出品によって発明が許法第２９条第１項第１号〜第３号のいずれかに該当することになった場合、その後の所定期間内に「新規性喪失の例外適用申請」を付帯させた特許出願を行うことで、これらの行為によっては発明は新規性を喪失していなかったものとして例外的に取り扱うことが従来から行われていました（特許法第３０条第２項）。
　しかし、新規性喪失の例外が適用される対象を上述したように限定列挙する方式の下では、発明の公開態様の多様化に十分に対応できないことや、インターネットを通じて動画配信された場合は対象とされる一方でテレビ放送された場合は対象とされないといった不均衡が存在することが指摘されていました（特許法逐条解説）。
　そこで、上述した限定列挙方式に代えて、発明者（特許を受ける権利を有する者）の行為に起因して発明が特許法第２９条第１項第１号〜第３号のいずれかに該当することとなった場合が包括的に新規性喪失の例外の対象にされることになりました（２０１１年の特許法一部改正）。
　これにより、発明が具現化されている自社の製品を販売開始した場合、テレビ放送で発明を説明した場合、等、発明者（特許を受ける権利を有する者）による種々の行為で発明が新規性を喪失した場合についても包括的に新規性喪失の例外の対象にされることになりました。
　なお、発明の新規性喪失の例外（特許法第３０条）では、上述した新規性喪失行為を行った者が、所定期間内に「新規性喪失の例外適用申請」を付帯させて特許出願を行ったときに、上述した新規性喪失行為によって新規性を失っている発明が当該特許出願に係る発明の新規性判断で考慮されなくなるだけでなく、１９９９年の改正により、進歩性の判断においても考慮されないという取扱いを受けるようになっています。
　そこで、発明を論文にまとめて学会誌に公表した後、所定期間内に「新規性喪失の例外適用申請」を付帯させて特許出願を行った場合、学会誌に公表したことで新規性を失っている発明は、当該特許出願に係る発明の新規性判断においてだけでなく、進歩性の判断においても先行技術文献として考慮されることがありません。

特許出願公開は新規性喪失の例外事由に何故ならないのか？
　２０１１年の特許法一部改正によって特許法第３０条第２項が改正され、学会発表、等の限定列挙された場合だけから、発明者（特許を受ける権利を有する者）の行為に起因して発明が特許法第２９条第１項第１号〜第３号のいずれかに該当することとなった場合にまで新規性喪失の例外の対象が拡大されました。
　その後、２０１８年の特許法一部改正で、新規性喪失の例外期間が、新規性喪失行為を行った日から６カ月から、新規性喪失行為を行った日から１年へと延長されました。オープン・イノベーションによって共同研究や産学連携が活発化し、本人以外の者による公開によって新規性を喪失するリスクが高まったことや、必ずしも特許制度に精通していない個人発明家、中小企業、大学研究者等を適切に救済できるようにすることを考慮したとされています（特許法逐条解説）。
　この結果、発明が具現化されている製品を販売開始してから１年後や、学会発表してから１年後であっても、「特許取得するべきであった」と考えたならば、「新規性喪失の例外適用申請」を付帯させた特許出願を行うことで、１年前から行っている製品販売や、１年前の学会発表は、日本国特許庁での審査において、当該特許出願に係る発明の新規性、進歩性判断で考慮されない、例外と見なしてもらえるようになりました。
　そこで、「自社製品の販売開始後や、学会発表後１年以内に新規性喪失の例外適用を申請して特許出願すれば、一年前から新規性を失っていた発明は新規性判断、進歩性判断の対象にされないのだから、自社の以前の特許出願が特許出願公開されてからでも、発明者も特許出願人も同一の当社の特許出願に対して、自社の以前の特許出願の特許出願公開公報が新規性、進歩性否定の先行技術文献に引用されるのは納得できません」、「なぜ、特許出願公開公報の発行がその後の１年以内に行われた、同一発明者、同一特許出願人の特許出願に対する新規性否定、進歩性否定の先行技術文献に引用されるのですか？」という疑問を持たれる方が、実際に、おられます。

特許庁による特許出願公開は新規性喪失の例外事由にならない
　このような疑問を持たれる方がいらっしゃることを特許庁は自覚していたのか、発明者（特許を受ける権利を有する者）による新規性喪失例外適用を受け得る行為を包括的なものに拡大する上述の２０１１年特許法改正の際に「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第２９条第１項各号のいずれかに該当するに至った発明」の中から「発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至ったものを除く」旨が、特許法第３０条第２項に明示的に書き込まれました。 　「特許を受ける権利を有する者による内外国特許庁への出願行為に起因して特許公報等に掲載されたことにより新規性を喪失した場合については、特許法第３０条（発明の新規性喪失の例外）の趣旨に照らして対象とする必要がないと考えられること、及び仮にこれを対象とすると制度の悪用を招くおそれがある」（特許法逐条解説）ことから、特許法第３０条（発明の新規性喪失の例外）の対象とならないことを明確化したとされています。

新規性喪失の例外規定（特許法第３０条）は先願主義の例外規定ではない
　特許法第３０条の規定は、発明者（特許を受ける権利を有する者）が行った行為によって新規性を失った発明について、その行為後１年以内に「新規性喪失の例外適用申請」を付帯させた特許出願を行った場合には、日本国特許庁での審査において、その行為によって新規性を失った発明は、その特許出願に係る発明の新規性、進歩性判断で考慮しません、という例外的取扱いを行うというものでしかありません。
　同一の発明についての特許出願が競合した場合、一日でも先に特許出願を行っていた者でなければ特許を受けることができない、という先願主義（特許法第３９条）の例外ではありません。
　このため、新規性喪失行為を行った後１年以内に特許出願を行っても、同一発明について他社が先に特許出願を行っていた場合には特許取得できないことが起こり得ます。
　「製品販売、等の行為を行った後にでも特許出願を行うことができる」と考えていると他社に特許取得されてしまった、となることが起こり得るわけです。
　新製品について、それを特許で保護すべく、いつ、どのように特許出願することが望ましいのか、専門家である弁理士に、新製品を市場に発表する前に相談することをお勧めします。

＜次号＞
　特許庁が特許出願を受け付けてから１８カ月経過した時点で特許出願公開公報が発行されているにもかかわらず、特許成立した後に特許公報が発行されるのはなぜか？特許出願公開公報が発行される前に特許公報が発行されることがあるのはなぜか？次回はこのようなお問い合わせへの回答を紹介します。

●電磁鋼板特許をめぐりトヨタなど提訴（日本製鉄）

　国内鉄鋼最大手の日本製鉄は、電気自動車やハイブリッド車などのモーターに使われる「無方向性電磁鋼板」とよばれる鉄鋼製品について、自社の特許を侵害されたとして、トヨタ自動車と中国の鉄鋼大手の宝山鋼鉄に対し、それぞれおよそ２００億円の損害賠償を求め、東京地方裁判所に提訴したと発表しました。
　日本製鉄によりますと、同社が保有する鋼材の特許を中国の宝山鋼鉄が侵害して製造し、それをトヨタが購入して車の製造と販売をしたとしています。日本製鉄は、トヨタに対しては問題の鋼材を使った電動車の製造と販売を差し止める仮処分を併せて申し立てました。
　一方、トヨタ側は、「材料メーカーとの取引にあたり、特許抵触がないことを書面で確認しており、電磁鋼板についても取引締結前に、他社の特許侵害がないことを製造元に確認のうえ、契約しています」とコメントしています。
　さらに、日本製鉄が特許侵害だと指摘しているのは鋼材の「成分」などで、ユーザーであるトヨタを訴えるのではなく宝山鋼鉄と日本製鉄の間で協議すべき問題だと主張しています。
　特許権の侵害で顧客の自動車メーカーを訴えるのは日本製鉄として初めて。取引関係が深い業界トップの企業同士が、訴訟にまで発展するのは異例の事態といえます。
　電磁鋼板は、モーターなどの回転機の「鉄心」（コイルの中にある鉄材：コア）などに使われている鉄鋼製品です。無駄なエネルギーを使うことなくモーターの回転数を効率よく高めることができます。このうち「無方向性電磁鋼板」と呼ばれる製品は、特定の方向に偏った磁気特性を示さないように、鋼板の面内でできるだけランダムに結晶方位をコントロールした高付加価値鋼板で、電気自動車やハイブリッド車などのモーターなど回転機の鉄心に広く使われています。
　自動車メーカーが環境への配慮などから電動車の開発を加速させる中、日本製鉄は「無方向性電磁鋼板」が、脱炭素社会の実現に貢献するとともに、次世代の収益の柱となる鋼材と位置付けています。
　今回、「カーボンニュートラルの鍵となる重要な技術侵害を看過できない」として、提訴に踏み切ったとしています。

●液晶「レグザ」の敗訴が確定（最高裁）

　液晶テレビ「レグザ」の使用部品が発光ダイオード（ＬＥＤ）の特許を侵害したとして、日亜化学工業が損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は「ＴＶＳ　ＲＥＧＺＡ」（旧東芝映像ソリューション）の上告を受理しない決定をしました。請求通り１億３２００万円の支払いを命じた知財高裁判決が確定しました。
　判決によると、対象となったのは３２型の２製品で、総販売数は計約７３万台、売上高は計約２４９億円。
　一審・東京地裁は、被告製品（液晶テレビ）に使用されているＬＥＤを基礎として実施料相当額を算定すべきとして１台当たり２０〜３０円の支払いが相当だとし、約1795万円の支払いを命じました。日亜は、東芝映像社が販売する液晶テレビにおけるＬＥＤの貢献度の大きさから、ＬＥＤの売上額ではなく、東芝映像社が実際に販売する液晶テレビの売上額を損害賠償額の算定の基礎とすべきとして控訴しました。
　知財高裁は昨年１１月、液晶テレビの売上額に基づく損害賠償額の算定を行い、1億3200万円の損害賠償額を認めました。
　知財高裁の判決は、ＬＥＤにかかる特許権に対する損害賠償についても、それを搭載するテレビの製品価格を基礎とした損害賠償請求が認められることを示しました。

●「＃他社の商品名」は商標権侵害（大阪地裁）

　フリーマーケットアプリ大手「メルカリ」で自社ブランド名のハッシュタグを無断で使われ、商標権を侵害されたとして、アパレル商品などを手掛ける雑貨製造会社が「メルカリ」の出品者に表示の差し止めを求めた訴訟で、大阪地裁は商標権侵害を認めました。 「＃」に続けて他社の商品名を表示するハッシュタグ（検索目印）を用いて類似の出品物を宣伝する行為が商標権の侵害に当たるかが争われました。
　出品者は、雑貨製造会社の巾着型バッグブランド「シャルマントサック」のハッシュタグを用いて、自作商品を販売していました。
　商品説明欄には「ハンドメイド品です」と記載していたものの、「#シャルマントサック」「#シャルマントサック風」などのハッシュタグが添えられていました。ハッシュタグは検索しやすくするためのもので商標権の侵害には当たらないと主張していました。 これに対し、大阪地裁は、「利用者にとっては出品された商品がブランド品であると認識され得る」などと判断し、商標権侵害を認め、表示の差し止めを命じました。

●技術資産をｗｅｂで公開、他社との「共創」目指す（三菱電機）

　三菱電機は、知的財産を起点に社外連携を推進する「OpenTechnology Bank（オープン・テクノロジー・バンク）」活動を開始すると発表しました。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/chiteki/otb/index.html?page=4&scrollY=6863

　自社で保有する技術資産をウェブサイト上に公開し、様々な業種・領域へライセンス提供することで、社外との「共創」を積極的に推進するとしています。
　オープン・テクノロジー・バンクは、技術ライセンスの提供を通じて、パートナー企業の新製品・新サービスの開発を支援し、パートナー企業による技術やアイデアの「掛け算」によって、新たな価値とビジネスの創出を目的としています。
　ライセンス提供が可能な技術はウェブサイトに掲載し、技術概要や活用イメージを解説。また、各技術には対応する課題・テーマの検索タグを付しており、パートナー企業のニーズに合った技術を簡単に検索できるとしています。
　ウェブサイトでは開設時点でライセンス提供可能な２１件の技術を掲載し、今後順次拡充する計画です。プラスチックマテリアルリサイクル技術やマイクロバブル洗浄技術、風計測ライダー、視覚障がい者向けリモコン・操作技術、スマートエアコーティング、海水アンテナなどが掲載されています。
　同社では、これまで企業間の「競争」（独占実施、模倣防止、他社への権利行使等）のために知的財産を活用することが主としていましたが、今後は社外との「共創」を推進するツールとしても知的財産を積極的に活用するとしています。

●瑕疵ある商標出願、却下処分前の確認通知を廃止（特許庁）

　特許庁は、手数料が支払われないなど、手続上の瑕疵のある商標登録出願には、手続補正指令書を送付し、手続補正書の提出が確認できない場合は、却下処分を行います。 現在、却下処分の前に、確認通知書が送付されていますが、特許庁では、却下処分を迅速化するため、確認通知を廃止することとしました。
　対象となるのは、手続補正指令書の発送日が令和４年１月１１日以降の商標登録出願です。
　なお、特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願については、手続上の瑕疵のある出願に対する手続補正指令書に応答がない場合に行う却下処分前の確認通知の送付は継続されます。

●「ＩＰランドスケープの基礎」の解説動画を公開（ＩＮＰＩＴ）

　ＩＮＰＩＴ（独立行政法人　工業所有権情報・研修館）は、特許などの知的財産を企業の経営戦略に役立てる「ＩＰランドスケープ（ＩＰＬ）」の基礎を理解するための解説動画を無料公開しました。
　ＩＰＬとは、自社や競合他社の特許や商標、意匠など知財に関する多様な情報を分析し、経営や事業の判断に活用する手法として近年注目されています。
　公開された「ＩＰランドスケープの基礎」では、ＩＰランドスケープの定義から、どのようなことができるのか、他社企業のオープン・クローズ戦略の事例など、幅広い内容が収録されています。
　知財データを活用した経営・事業戦略を策定する際の参考になると思われますので、是非チェックしてみてください。

◇ＩＰランドスケープの基礎◇
https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_20210928.html