（５１）特許査定を受けた後の特許出願の分割

【質問】
　当社の特許出願について特許庁での審査の結果「拒絶理由を発見できない」という審査官の判断になり特許査定を受けることができました。ところが、特許査定を受けた発明ではライバル企業の実施品を「特許権侵害です」として排除することが難しいように思われました。当社の特許出願の内容からすれば「権利行使できるのではないか」と考えていたのですが、これから何か対応できないでしょうか？

【回答】
　特許査定を受けた後であっても、所定の条件を満たすことができれば、特許査定を受けた特許出願から分割出願を行って、特許査定を受けた発明とは異なる表現の発明で別個に特許権取得を目指すことが可能です。今回は特許査定後の特許出願の分割について説明します。

＜特許査定後の分割出願が効果的な場合＞
　断面が円形の木製の軸からなる鉛筆しか世の中に知られていなかった時代に、断面が六角形の木製の軸からなる鉛筆にすることで、傾いている机の上に置いても転がりにくい鉛筆を開発して特許出願したとします。
　特許出願の明細書における「発明を実施するための形態」欄では、断面が六角形の木製の軸からなる鉛筆について図面を参照しながら詳細に説明が行われていました。
　そして、最後に、「本発明は、従来、断面が円形であった木製の軸を、断面多角形の木製の軸にすることで、傾いている机の上に置いても転がりにくい鉛筆にしたものである。上述した実施の形態では、断面が六角形の木製の軸からなる鉛筆について説明したが、断面が五角形、八角形、等、断面多角形の木製の軸からなる鉛筆にしても、傾いている机の上に置いたときでも転がりにくいという本願発明の効果を同様に発揮させることができる。」という説明が行われていたとします。
　特許請求していた「断面が六角形の木製の軸からなる鉛筆」という発明に対して特許査定が下されました。
　これで特許成立すると、同業他社が、「断面が五角形の木製の軸からなる鉛筆」や、「断面が八角形の木製の軸からなる鉛筆」を製造・販売した場合には、特許権侵害にならないのが原則です。「断面が五角形」、「断面が八角形」では、特許発明の発明特定事項である「断面が六角形」を充足しないからです。
　被疑侵害品と、特許発明との間に相違点が存在する場合であっても、相違点にあたるところが本質的部分ではない等の、均等論侵害の５要件（最高裁平成６年（オ）第１０８３号事件「ボールスプライン軸受」事件　平成１０年２月２４日判決）が満たされるとして、侵害排除を目指す道はありますが、非常に迂遠で、困難な道になります。
　一方、上述したように、特許出願時の明細書に「断面多角形の木製の軸からなる鉛筆」も記載されているので、これを根拠に分割出願を行って審査を受け、特許成立させることができれば、同業他社が、「断面が五角形の木製の軸からなる鉛筆」や、「断面が八角形の木製の軸からなる鉛筆」を製造・販売した場合に、「特許権侵害になります」として権利行使することが可能になります。
　このような場合が、特許査定を受けた後に、特許査定を受けた特許出願から分割を行うことが効果的な場合ということになります。
　実効的な権利取得の支援という観点から、平成１８年（２００６年）の特許法一部改正により、特許査定後に特許査定を受けた特許出願から分割出願を行えるようになったものです（特許法第４４条第１項第２号）。

＜特許査定を受けても分割できない場合がある＞
　次の２つの場合には特許査定を受けた後の分割は行うことができません（特許法第４４条第１項第２号括弧書き）。

（前置審査で受けた特許査定）
　特許出願について拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判請求を行うと同時に特許請求の範囲を補正すると、ただちに、３名の審判官合議体による審理に移行するのではなく、補正後の内容によっても拒絶査定の理由は解消できていないかどうかを、拒絶査定を下した審査官に検討・判断させる前置審査が行われます。拒絶査定不服審判において拒絶査定が覆るものの大部分が拒絶査定後に特許請求の範囲が補正されたものであるという実情に鑑み、そのような事件の処理をその拒絶査定をした審査官に再審査させることにより、審判官が処理すべき事件の件数を減らし、審判の促進をはかろうとするものです。
　この前置審査で、拒絶理由は解消しているとして審査官が、自分が下していた拒絶査定を取り消し、特許査定を下すことがあります。この前置審査での特許査定を受けてからは分割出願することができません。

（拒絶査定不服審判から審査に差し戻されての特許査定）
　特許出願について拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判請求を行ったところ、拒絶査定不服審判の審決によって審査に差し戻しされ、この差し戻された審査で特許査定を受けることがあります。この場合も、特許査定を受けてから分割出願することはできません。
　上記２つのいずれも場合も、分割出願を行う必要があるかどうかは、拒絶査定不服審判を請求する時点で判断することができ、必要があるならば、その時点で分割出願を行っておくことができます。

＜特許査定後に分割出願を行える期間＞
　特許査定の謄本の送達があった日から３０日以内であれば特許査定を受けた特許出願からの分割出願を行うことができます（特許法第４４条第１項第２号）。
　「特許査定の謄本の送達があった日」とは、特許出願人が、あるいは代理人弁理士を介して特許出願を行っている場合の代理人弁理士が、特許庁からの「特許をすべき旨の査定」＝特許査定を受領した日のことをいいます。
　特許権は「拒絶理由を発見できない」として審査官から特許査定を受けただけでは成立しません。特許査定を受けた後の３０日以内に１年次から３年次の特許料を特許庁に納付することでようやく特許権が成立します。
　特許査定後の分割できる期間である「特許査定の謄本の送達があった日から３０日以内」というのは、特許査定を受け取ってから、特許権を成立させるための１年次から３年次の特許料を特許庁に納付できる期間と同一です。
　１年次から３年次の特許料を納付できる期間は、請求することで延長することが可能です（特許法第４条、特許法第１０８条第３項）。そこで、１年次から３年次の特許料を納付できる期限が延長された場合には、特許査定後の分割出願を行うことのできる期間もそれに連動して延長されることになっています（特許法第４４条第５項）。
　なお、「特許査定謄本送達日から３０日以内であっても、特許権の設定登録がなされた後は、特許出願が特許庁に係属しなくなるため、特許出願を分割することができない。」とされています（特許審査基準）。そこで、特許査定を受けた後の３０日以内であっても、既に、特許権を成立させるための１年次から３年次特許料を特許庁に納付してしまったならば、その後は、分割出願を行うことができなくなります。

＜特許査定後の分割出願の効果＞
　特許査定後の分割出願の効果は、従来から認められている分割出願の効果と同じです。すなわち、特許査定後の分割出願で特許請求する発明は、特許査定を受けた特許出願の出願時に特許出願されていたものと見なされて審査を受けることができるという出願時遡及効を受けることができます（特許法第４４条第２項）。
　上述した例の場合ですと、特許査定を受けた「断面が六角形の木製の軸からなる鉛筆」という発明に特許成立し、「断面が多角形の木製の軸からなる鉛筆」という発明を分割して審査を受けることになります。
　出願時遡及効ですから、「断面が六角形の木製の軸からなる鉛筆」という下位概念の発明と、「断面が多角形の木製の軸からなる鉛筆」という上位概念の発明とが、同じ日に、同一の特許出願人によって特許出願されていたとして審査を受けることになります。
　そこで、上述した例の場合には、同一発明についての特許出願が競合した場合には、最先の特許出願人のみが特許を受けることができるという先願主義（特許法第３９条）の規定との関係を問題にする必要があるように思われるかもしれません。
　しかし、特許審査基準では、先後願の問題（特許法第３９条）を考慮すべき２つの特許出願が同日出願である場合、一方の発明が「バネ」のように下位概念で、他方が「弾性体」のように「バネ」に対する上位概念の発明である場合には、２つの特許出願でそれぞれ特許請求されている発明は「同一でない」として取り扱うとしています。
　そこで、特許出願の審査で、上位概念の発明では進歩性の存在を審査官に認めさせることが簡単ではなく、下位概念の発明になると拒絶理由が解消して特許査定を受け得る場合、ひとまず、下位概念の発明で特許査定を受け、その後３０日以内で、１年次から３年次の特許料を納付する前に、上位概念の発明を分割出願してじっくりと特許成立を目指す、という取り組みが行われることがあります。

＜特許査定後の分割については弁理士に十分な相談を＞
　特許査定後の分割に対しては、補正を行うことのできる時期に行う分割ではないため、特許査定を受けた特許出願の特許査定時の明細書、図面に記載された事項の範囲内で行わなければならないという要件が課されます。
　補正を行うことのできる時期に行う分割の場合には、分割のもとになっている原出願（＝親出願）の出願当初の明細書、図面に記載された事項の範囲内で分割を行うことができます。
　これに対して、審査の過程で、明細書の記載のいくつかや、図面の中のいくつかを削除して特許査定を受けたときには、削除済の部分は、出願当初の明細書、図面に記載されていたものであっても分割の対象にできないことになります。
　このように、特許査定後の分割には、それ以前の、補正を行うことのできる時期に行う分割には課されなかった要件が課されることがあります。そこで、特許査定後の分割については専門家である弁理士に十分相談されることをお勧めします。

＜次号＞
　新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応として、特許庁では、従来から実施しているテレビ面接に加えて、Ｗｅｂアプリケーションを利用した面接審査を行うようにしています。次号では、オンライン面接システムを用いた面接審査に関する質問にお答えします。

●新しいタイプの商標の出願・登録状況を公表（特許庁）

　特許庁は、新しいタイプの商標に関する出願・登録状況（マドプロ出願を除く）を公表しました。

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/document/30-shiryou/02.pdf

　２０２２年１月３１日現在、音商標の出願は７０８件で、３５５件が登録されています。位置商標の出願は５４６件で１０６件が登録、動き商標の出願は２１６件で、１５４件が登録、ホログラム商標の出願は２０件で１５件が登録。
　色彩のみからなる商標については、５３３件の出願がなされていますが、このうち登録されたのはわずか８件と少ない状況です。

　２０１５年年４月１日より、従来の文字や図形商標に加えて、音や色彩等についても登録が可能となり、様々なバリエーションのブランド展開を行うことができるようになりました。

�@音商標
音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
（例：ＣＭなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音）
�A色彩のみからなる商標
単色又は複数の色彩の組み合わせのみからなる商標
（例：商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など）
�B位置商標
文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標
�C動き商標
文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
（例：テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など）
�Dホログラム商標
文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
（例：見る角度によって変化して見える文字や図形など）

●中国がハーグ国際意匠制度に加盟

　世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）は、中国がハーグ国際意匠制度（１９９９年ジュネーブ改正協定）に加盟したと発表しまた。これにより、ハーグ制度による意匠出願において、中国を指定することが可能になります。
　協定の発効は２０２２年５月５日。同日以降、中国を含む９４か国を対象とする意匠の国際登録出願ができるようになります。
　中国はジュネーブ改正協定の６８番目の締約国となり、ハーグ協定の７７番目の締約国となります。
　なお、改正協定は中国政府からの別段の通知がない限り、香港とマカオには適用されません。

●「柿の種」類似パッケージで和解（亀田製菓と久慈食品）

　菓子大手の「亀田製菓」は、自社製品「亀田の柿の種」をめぐり、パッケージが類似しているとして、不正競争防止法に基づき販売差し止めなどを求めていた他社製品について、新たなデザインへ変更することで和解が成立したと発表しました。
　亀田製菓は、主力商品である「亀田の柿の種」で１９９４年から現在の配色を基調としたデザインのパッケージを使用。
　亀田製菓は久慈食品の「柿ピー」のパッケージデザインが類似し、消費者が誤認する恐れがあるとして、久慈食品側へ販売中止やパッケージデザインの変更を求めていましたが、久慈食品が販売を継続する意思を示したため、製造・販売の差し止めなどを求める仮処分を東京地方裁判所に申し立てていました。

（亀田製菓製品のパッケージと仮処分命令申立の対象となった久慈食品製品のパッケージ）

（亀田製菓のプレスリリース「株式会社久慈食品に対する差止め等仮処分命令申立てに関するお知らせ」から引用）

　和解により久慈食品は、パッケージを新たなデザインへ変更します。

（久慈食品の新旧パッケージ）

（亀田製菓のプレスリリース「株式会社久慈食品に対する仮処分命令申立てに関する和解成立のお知らせ」から引用）

●大学等における産学連携の実施状況を公表（文部科学省）

　文部科学省は、令和２年度「大学等における産学連携等実施状況」を公表しました。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1413730_00013.htm

【特許権などの知的財産権等による収入額】
　特許権などの知的財産権等による収入額は約５６億円と、前年度と比べて約４．１億円増加（７．９％増）。このうち、特許権における収入は約４０．３億円と、知的財産権等による収入額全体の約７２．６％を占めています。

【研究資金などの受入額】
　研究資金等受入額（共同研究・受託研究・治験等・知的財産）は、約３，６８９億円と、前年度と比べて約２０６億円増加（５．９％増）。
　民間企業からの研究資金等受入額（共同研究・受託研究・治験等・知的財産）は、約１，２２４億円と、前年度と比べて約３８億円増加（３．２％増）。このうち、共同研究による研究費受入額は約８４７億円と、研究資金等受入額全体の約６９．２％を占めています。

【民間企業との共同研究】
　民間企業との共同研究においては、研究費受入額は約８４７億円と、前年度と比べて約５０億円増加（６．３％増）。このうち、１件当たりの受入額が１，０００万円以上の共同研究に係る受入額は、約４６６億円と、前年度と比べて約５４億円増加（１３．２％増）。
　１件当たりの受入額の平均は約２，９４１，０００円であり、前年度から約２２１，０００円増加（８．１％増）。

●国際特許出願件数、中国が３年連続１位（ＷＩＰＯ）

　世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）は、特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく２０２１年の国際特許出願件数を発表しました。

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0002.html

　２０２１年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けながらも、世界全体で出願されたＰＣＴ出願件数は０．９％増の２７万７５００件となり、過去最高を更新しました。

【国別の出願件数】
　国別の出願件数をみると、中国が前年比０．９％増の６万９，５４０件で、３年連続の首位となりました。２位は米国の５万９６００件（１．９％増）、３位は日本の５万３００件（０．６％減）、４位は韓国の２万７００件（３．２％増）、５位はドイツの１万７３００件（６．４％減）。

【企業別の出願件数】
　企業別では、中国の華為（ファーウェイ）が６９５２件で１位となりました。２位は米クアルコム（３９３１件）、３位は韓国サムスン（３０４１件）、４位は韓国ＬＧ電子（２８８５件）、５位は日本三菱電機（２６７３件）。
　技術分野では、コンピュータ技術（全体の９．９％）が最大のシェアを占め、次いでデジタル通信（９％）、医療技術（７．１％）、電気機械（６．９％）、測定（４．６％）と続いています。

【商標の出願件数】
　また、２０２１年のマドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願件数は、世界全体で１４．４％増の７万３１００件となり、０５年以降では伸び率が最大となりました。
　国別では、１位が米国の１万３２７６件、２位はドイツの８７９９件、３位は中国の５２７２件でした。

●中小の知財の活用支援で連携（ＩＮＰＩＴと日本商工会議所）

　独立行政法人の工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）と日本商工会議所は、中小企業の知的財産の活用促進に向けて連携協定を締結しました。
　４７都道府県にあるＩＮＰＩＴの支援窓口と全国５１５の商工会議所とが双方の強みを生かし、知的財産の側面から中小企業の支援体制を強化する方針です。
　特許庁とＩＮＰＩＴが今年１月に共同で策定した「中小企業・スタートアップの知財活用アクションプラン」では、日本商工会議所との連携を強化し、中小企業の経営課題に対し、知財を活用して解決する伴走型支援「加速的支援事業」を創設。具体的には、ＩＮＰＩＴにおけるスタートアップ支援機能の強化、知財情報分析を活用した中小企業などの経営戦略立案支援、ＩＮＰＩＴと中小企業などの支援機関とのＭＯＵ締結による組織的連携体制を促進する方針です。
　詳細はＩＮＰＩＴのＨＰ

https://www.inpit.go.jp/consul/topic/20220214.html