（６２）最後の拒絶理由通知（２）

【質問】
　特許庁での特許出願についての審査の結果で受領した「拒絶理由通知書」に「最後」という表示がされていました。「最初」と表示された「拒絶理由通知書」は受け取ったことがありません。この「最後」というのは何か意味があるのでしょうか？

【回答】
　特許出願で審査を受けて特許庁審査官から受け取る拒絶理由通知に「最初の拒絶理由通知（特許法第１７条の２第１項第１号）」と「最後の拒絶理由通知（同法同条同項第３号）」があることを、前回、説明しました。
　今回は、「最後の拒絶理由通知」を受けて特許請求の範囲を補正する場合の注意点について説明します。

＜最後の拒絶理由通知を受けて補正を行う際の注意＞
　最後の拒絶理由通知に対する応答時に補正書が提出された場合であって、その補正が適法であり、最後の拒絶理由で通知した拒絶理由が解消されていて、その他に拒絶理由は存在しないと認められる場合には、審査官は、最後の拒絶理由通知に応答して提出された補正書での特許請求の範囲の記載に対して、特許を認めるという「特許査定」を下します。
　また、最後の拒絶理由通知に対する応答時に補正書が提出された場合であって、その補正が適法であり、最後の拒絶理由で通知した拒絶理由が解消されていないならば、審査官は、最後の拒絶理由通知に応答して提出された補正書での特許請求の範囲の記載に対して、特許を認めることができないという「拒絶査定」を下します。
　一方、最後の拒絶理由通知に対する応答時に補正書が提出された場合であって、その補正が以下に説明するように不適法であると審査官が判断した場合には、審査官はその補正を却下します（特許法第５３条第１項）。
　補正が却下されると、特許出願は補正書が提出される前の状態、すなわち、最後の拒絶理由通知を受けた時点の特許請求の範囲、明細書の記載に戻ります。
　そうすると、最後の拒絶理由通知で指摘を受けた拒絶理由は解消できていないのが一般的です。特許出願人は、最後の拒絶理由通知で指摘を受けた拒絶理由を解消するためには特許請求の範囲を補正する必要があると考えて補正を行ったにもかかわらず、補正が却下されて最後の拒絶理由通知を受けた時点の特許請求の範囲の記載に戻ったからです。
　そこで、最後の拒絶理由通知に対する応答時に補正書が提出された場合であって、その補正が以下に説明するように不適法であると判断されたときには、補正却下の決定と同時に、最後の拒絶理由通知を受けた状態の特許請求の範囲の記載のままで拒絶査定が下されるのが一般的です。そうすると、拒絶理由通知を受けて補正を行う機会が与えられていたにもかかわらず、その機会を喪失してしまうことになります。
　そこで、最後の拒絶理由通知を受けて、手続補正書の提出によって拒絶理由の解消を図る場合には、以下で説明する不適法な補正にならないように注意する必要があります。

＜補正却下の対象となる不適法な補正＞
　補正の却下の対象となる不適法な補正は、以下の(1)から(4)までのいずれかに該当する補正です（特許法第５３条）。

• (1)新規事項を追加する補正(特許法第１７　条の２　第３　項違反)
• (2)発明の特別な技術的特徴を変更する補正(特許法第１７条の２第４項違反)
• (3)目的外補正（特許法第１７条の２第５項違反）
• (4)独立特許要件を満たさない補正（特許法第１７条の２第６項違反)

＜最初の拒絶理由通知を受けて補正する際の注意＞
　最後の拒絶理由を受けて行う補正が不適法であるとされる上述の規定は、拒絶査定を受け、これに不服であるとして拒絶査定不服審判を請求して特許成立を目指す際に行う補正に対しても同様に課される規定になります。
　最初の拒絶理由通知を受けて意見書・補正書提出によって拒絶理由の解消を目指しても「拒絶理由は解消していない」と審査官が判断するならば、直ちに、拒絶査定が下されます。
　また、指摘していた拒絶理由は解消したと審査官が判断できる場合であっても、「最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知しなければならない」と審査官が判断した場合には「最後の拒絶理由」が通知されます。
　拒絶査定を受けた場合でも、最後の拒絶理由通知を受けた場合でも、これらに対応すべく特許請求の範囲を補正するときには、上述した(1)〜(4)の補正にならないようにしなければなりません。上述した(1)〜(4)の補正を行うと補正却下になって、上述したように、補正を行うことのできる大切な機会を喪失してしまいます。
　そこで、最初の拒絶理由通知を受け、これに対して特許請求の範囲を補正して対応する場合には、引き続いて拒絶査定や最後の拒絶理由通知を受けることになったときに、上述した(1)〜(4)の補正を行うと補正却下になってしまうことを考慮して補正を行っておくことが大切になります。

＜最初の拒絶理由に対応する補正に課される要件に対して追加される要件＞
　補正が却下される原因となる(1)新規事項を追加する補正の禁止（特許出願時に提出していた明細書・特許請求の範囲・図面に記載していなかった新規な技術的事項を追加する補正は禁止される）と、(2)発明の特別な技術的特徴を変更する補正（＝いわゆるシフト補正）の禁止（特許庁で新規性・進歩性等の特許要件について審査を受けて拒絶理由通知を受けた後に、出願時の明細書・図面の中に記載されていた、審査を受けていた発明とは技術的特徴の異なる発明に補正して審査を受けるようにすることが禁止される）は、最初の拒絶理由通知を受けて補正により対応する際にも要求される条件です。
　そこで、ここでは、(3)と(4)についてのみ説明します。

＜(3)目的外補正(特許法第１７条の２第５項違反)の禁止＞
　最後の拒絶理由を受けて特許請求の範囲についてする補正の場合、次の(i)から(iv)までのいずれかを目的とした補正しか行えません(特許法第１７条の２第５項)。次の(i)から(iv)までのいずれをも目的としない特許請求の範囲の補正を行うと補正却下の対象になります（特許法第第５３条）。

• (i)請求項の削除(特許法第１７条の２第５項第１号)
• (ii)特許請求の範囲の減縮(補正前の請求項に記載された発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明となるように請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものに限る。)(＝「特許請求の範囲の限定的減縮」)（同項第２号）
• (iii)誤記の訂正（同項第３号)
• (iv)明瞭でない記載の釈明(拒絶理由に示された事項についてするものに限る。）（同項第４号）

＜(4)独立特許要件を満たさない補正(特許法第１７条の２第６項違反)＞
　上述した(ii)「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明が独立して特許を受けることができないものである場合、その補正は独立特許要件（特許法第１７条の２第６項）を満たさないとして補正却下の対象になります。
　補正がされた発明が独立して特許を受けることができないものである場合とは、以下の(i)又は(ii)の場合です。

• (i)補正がされた請求項について、補正前の請求項に対して通知した拒絶理由は解消されたが、補正後の発明について、以下の(ア)〜(キ)のいずれかの規定に基づく新たな拒絶理由を発見した場合
• (ii)補正がされた請求項について、先の「最後の拒絶理由通知」で指摘した以下(ア)〜(キ)のいずれかの規定に基づく拒絶理由が依然として解消されていない場合

• （ア）　発明該当性及び産業上の利用可能性（特許法第２９条第１項柱書）
• （イ）　新規性（同法第２９条第１項）
• （ウ）　進歩性（同法第２９条第２項）
• （エ）　拡大先願（同法第２９条の２）
• （オ）　不特許事由（同法第３２条）
• （カ）　記載要件（同法第３６条第４項第１号及び第６項第１号から第３号）
• （キ）　先願（同法第３９条第１項から第４項）

＜次号のご案内＞
　特許出願の審査において拒絶理由や、補正却下の原因となる「発明の特別な技術的特徴を変更する補正（＝いわゆるシフト補正）」について説明します。

●スタートアップをめぐる取引の実態調査の結果公表（公取委）

　公正取引委員会は、スタートアップを巡る取引に関する実態調査の結果を公表しました。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/dec/221223_startupchousa.html

　未上場のスタートアップ及び事業連携企業、出資企業を対象に行った調査の結果、スタートアップに対する営業秘密の開示要請や知財ライセンスの無償提供など、独占禁止法上問題となる不利益行為の事例が多数報告されました。
　調査結果によると、秘密保持契約（ＮＤＡ）を結ばずに営業秘密の開示を要請していた事例、共同研究の成果にもかかわらず、スタートアップの知的財産を一方的に自社のものにした事例、契約で定めていないのに無償での作業を要請していた事例などが報告されました。
　また、「秘密保持契約に反して営業秘密を盗まれ、競合商品・サービスを販売された」「ＰｏＣ（技術検証）の成果ややり直しに対する報酬が払われなかった」などの事例も報告されました。
　公取委は取引実態に関する情報収集を進め、スタートアップとの取引で独占禁止法違反に該当する事案については厳正に対処する方針です。

●仮想空間でも模倣品を規制（改正不正競争防止法）

　政府は、インターネット上の仮想空間「メタバース」での模倣品の販売などについても、不正競争行為として差し止め請求を認めるよう、不正競争防止法の改正案を今国会に提出する方針です。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kanmin_renkei/dai1bunkakai/dai1/gijisidai.html

　「メタバース」の空間では、「アバター」と呼ばれる自身の分身を使って人と交流したり、サービスを体験することができ、近年、急速に市場が拡大しています。一方、アバターに着せる衣服や小物など、有名ブランドの模倣品が販売されるおそれが指摘されていました。
　現行の不正競争防止法は、真正品と酷似した「デッドコピー」商品の販売をオリジナル商品の発売から３年間禁じていますが、仮想空間での模倣は想定していませんでした。このため、改正法では、模倣品の規制対象を実体のある「物」からインターネット上の仮想空間で販売される「デジタル上の模倣品」まで広げ、仮想空間においても模倣品の販売・譲渡の差し止め請求を可能にします。

●商標の「コンセント制度」を導入へ（特許庁）

　特許庁は、商標の「コンセント制度」の導入に向けて検討を進めています。
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/t_mark_paper11new/01.pdf

　「コンセント（Consent：同意）制度」とは、他人の登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合であっても、その登録商標の権利者による同意があれば、その出願された商標を登録し、同一又は類似の商標の併存登録を認める制度です。
　米国や欧州など多くの国・地域で導入されていますが、日本では、当事者間で合意がされただけでは、併存する商標について需要者が商品又は役務の出所について誤認・混同するおそれが排除できないとして、導入されていません。
　このため、特許庁では、「コンセント制度」の導入に際しては、先行登録商標の権利者の同意があってもなお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない「留保型コンセント」を想定しています。
　具体的には、登録時の審査で先行登録商標の権利者による同意及び出所の混同が生じないことを説明する資料に基づき、出所混同のおそれの有無を実質的に審査して登録の可否を判断するとしています。
　また、登録後は、一方の権利者による使用の結果、他方の権利者の業務上の利益が害されるおそれがある場合、混同防止表示の請求を可能にして、当事者のいずれかが不正競争目的で使用し、現実に出所混同が生じている場合には、取消審判の請求を可能とする規定を設ける方針です。

●欧州統一特許裁判所協定、６月１日に発効予定

　欧州統一特許裁判所（ＵＰＣ：Unified Patent Court）の準備チームは、統一特許裁判所協定（ＵＰＣＡ：Unified Patent Court Agreement）の発効時期および「サンライズピリオド」（sunrise period）の開始時期の延長を発表しました。
https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023

　統一特許裁判所協定制度とは、欧州単一特許（ＵＰ：Unitary Patent）と統一特許裁判所を組み合わせた制度のことです。
　単一特許では、欧州特許条約（ＥＰＣ）に基づく出願を行うことによって欧州特許庁（ＥＰＯ）により付与された欧州特許について、統一特許裁判所協定を批准した国（協定が発効された際の１７カ国：参加国）の登録、年金納付が一本化され、単一の権利となります。従って、権利の効果は参加国全てに及びます。
　新制度開始後は、欧州単一特許だけでなく、従来の欧州特許もＵＰＣの管轄下となり、無効訴訟・侵害訴訟もＵＰＣに統一されます。
　制度開始から７年間（＋最大延長７年）の移行期間中は、各国毎の裁判所とＵＰＣの両方における裁判が併存します。移行期間が終われば、従来型欧州特許の訴訟管轄はＵＰＣのみとなります。
　「サンライズピリオド」は、既存の欧州特許を統一特許裁判所の専属管轄から除外するための手続（オプトアウト：Opt-out）を、ＵＰＣＡの発効前に可能とするための期間のことです。
　オプトアウト手続により、従来の欧州特許を新制度開始後も各国裁判所の管轄下に置くことができ、ＵＰＣ協定の全批准国で一度に無効判決となるリスクを回避することができます。
　一旦オプトアウトを行っても、再度UPCの管轄に入ること（オプトイン）できますが、再度のオプトアウトは認められていません。
　これまでの計画では、サンライズピリオドの開始時期は、２０２３年１月１日、ＵＰＣＡの発効時期は、２０２３年４月１日でしたが、これらが２ヶ月延期され、サンライズピリオドの開始時期は、２０２３年３月１日、ＵＰＣＡの発効時期は、２０２３年６月１日となります。

●水素関連の特許出願件数、日本が首位（欧州特許庁など）

　欧州特許庁（ＥＰＯ）と国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は、水素に関連する世界各国の特許の出願状況をまとめた共同報告書を公表しました。
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230110.html

　報告書は、水素の製造から貯蔵、流通などすべての段階に関連する技術を対象とし、2011〜20年までに２カ国・地域以上で出願された特許を中心に分析しました。 日本は全体の出願件数の２４％を占め、国別で首位となりました。２位は米国（２０％）、３位はドイツ（１１％）。欧州連合（ＥＵ）加盟国全体では２８％。中国は４％。
　日本は水素の「製造」に関する特許で２０％、「貯蔵」などで２２％、「最終用途」で２８％を占めました。
　報告書では「日本が水素分野で強力な革新者であり、技術的に優位であることを示している」と高く評価しています。

●ブランド農産物の知財管理機関を設立へ（農水省）

　農林水産省の検討会は、農産物のブランド品種の海外流出を防止するため、育成者権者に代わって海外への品種登録などの業務を行う「育成者権管理機関」を早期に設立すべきとする提言をまとめました。
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/kanri/attach/pdf/kanrikenntou-3.pdf

　これを受け、農水省は、農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）が持つ一部の品種の海外への登録や海外ライセンスを始め、３年以内に法人を設立する方針です。新機関は、農研機構を中心に、生産者団体、流通業者、都道府県など多様な主体が連携するオールジャパン体制を整備し、ブランド品種の海外流出防止や知財管理を行うほか、今後、マーケティングやブランディングへの取り組み、品種開発への投資など、多角的な事業展開も想定しています。