（７１）特許出願の拒絶理由への対応（審査官との会話）

【質問】
　特許出願の審査で拒絶理由を受けました。審査官に面接を申し込んで面接審査できるということですが、面接まですることなく、審査官との間で意見交換を行う機会は設けられないのでしょうか？

【回答】
　拒絶理由通知書は文章（書面）ですし、特許出願人が対応して提出する意見書・手続補正書も文章（書面）です。このため、文章に表現することが難しいニュアンスを伝えることが容易ではないという側面があります。面接審査を行えば審査官から口頭で説明を受け、特許出願人・発明者も口頭で説明することができます。しかし、特許出願人・発明者が面接のための時間を確保できないことがあります。このような場合に、審査官との間での意見交換の機会を確保する方策の一つを紹介します。

＜拒絶理由を解消できない意見書・補正書では直ちに拒絶査定を受ける＞
　拒絶理由通知書に対応して特許庁へ提出する意見書・手続補正書の内容で「拒絶理由を解消できる」と特許出願人・代理人弁理士が考えていても、審査官が意図していた事項に適切に対応できていないことはあり得ます。そして、提出した意見書・手続補正書で拒絶理由を解消できていない場合には、指摘した拒絶理由が依然として残っていますから、直ちに、「拒絶査定」を受けるのが原則です。
　この場合には、拒絶査定不服審判を請求する、あるいは、拒絶査定不服審判請求可能な期間（＝拒絶査定謄本送達の日から３カ月以内）に分割出願を行って、この分割出願で改めて審査を受けるという対応が必要になります。

＜意見書・補正書（案）を審査官に届けてコメントを求める＞
　拒絶理由通知書に対応して提出しようと考えている意見書・補正書の（案）がある程度まとまった段階で、拒絶理由通知書の最終ページに記載されている担当審査官の連絡先（特許庁の内線電話番号）に電話を入れ、「意見書・補正書（案）を届けるので検討をお願いしたい」と要請することが可能で、このようにすることは、上述したような事態の発生を防ぐ上で有効と思われます。
　一般的には、代理人弁理士が特許庁審査官に電話を入れて要請します。担当審査官が要請を受け入れてくれるならば、指定されたメールアドレスにパスワードをかけた意見書・補正書（案）データを電子メールで届けて検討していただき、１週間程度で審査官から代理人弁理士に対して電話でコメントをいただくことができます。
　「拒絶理由解消しているという心証を得た」というコメントであれば、検討受けた（案）を正式に提出して拒絶理由の解消を目指すことができます。
　一方、「これではまだ拒絶理由解消していない」とのコメントの場合、電話で対応している代理人弁理士は、審査官がどのような理由で拒絶理由解消に至っていないと考えているのか、拒絶理由解消のために考えられる補正の方向としてはどのようなものが考えられるか、等々、電話口で審査官に質問し、文章の拒絶理由通知書には書ききれていなかった審査官の考えを教えていただくことができます。
　そして、審査官のコメントを踏まえて、特許出願人・発明者と協議し、意見書・補正書（第二案）を作成して、もう一度、審査官に届けて検討していただく、あるいは、コメントを受けた（案）に修正を加えた正式版を準備して特許庁ヘ提出する、等の対応を行うことができます。
　いずれにしても、文書の拒絶理由通知書だけでは示しきれなかった審査官の考えを訊き、その上で、拒絶理由の解消を目指す意見書・手続補正書を準備、提出することができます。
　拒絶理由通知書を受けてこのような対応を行う場合に留意しておくべき事項としては以下があります。

＜電話でのやり取りも「応対記録」として残される＞
　拒絶理由通知書を起案した特許庁審査官に要請して面接審査を行っていただく場合、面接審査終了時に、面接に出席した特許出願人、代理人弁理士が記載内容を確認した上で、必ず、「応対記録」が作成され、この応対記録は、特許庁のJ-Plat Patで誰でも閲覧可能な情報として公表されます。
　拒絶理由通知書を起案した特許庁審査官に電話を入れて要請し、電子メールで意見書・補正書（案）を届けて検討していただいて電話でコメントを返していただく場合も、面接審査の場合と同じように、J-Plat Patで第三者が閲覧可能な「応対記録」が作成されます。
　特許庁審査官が、電話でコメントを返してくれる際に、「応対記録」が作成される旨が電話対応している代理人弁理士に告げられるのが一般的です。

＜回答期限に余裕があるうちに検討申し込みを行う＞
　特許庁審査官は審査しなければならない多数の特許出願を抱えています。そこで、上述したようにお願いすれば必ず検討していただけるとは限りません。例えば、拒絶理由通知書への回答期限（＝拒絶理由通知書発送日から６０日）の間際に上述した要請をしても「あまり時間がありませんので、特許庁に正式に提出していただいてから検討させていただきます。」ということになります。
　そこで、可能であれば、回答期限までに十分な日数が残っている段階で上述した要請を行う。あるいは、回答期限の間際になってしまった場合には、期間を確保するために、あらかじめ、２カ月間程度の期間延長請求を特許庁に提出した上で上述した要請を行うことが望ましいです。

＜「拒絶理由解消」とのコメントを受けても更なる拒絶理由を受けることがある＞
　拒絶理由通知書に対して提出された意見書・手続補正書を検討して「指摘していた拒絶理由は解消した」と審査官が認める場合には、指摘していなかった他の拒絶理由が残っていないか更に検討し、必要があれば、もう一度の先行技術調査が行われることがあります。
　これによって、一回目の拒絶理由通知書では指摘し忘れていた拒絶理由や、手続補正書で補正が行われたことに起因して通知することが必要になった新たな拒絶理由が通知される２回目の拒絶理由通知書が発せられることがあります。
　書面で正式に提出した意見書・手続補正書の場合でもこのような取り扱いになるわけですから、上述したように、電話で検討を要請して（案）を届け、電話で審査官の心証を教えていただく対応の場合、「拒絶理由解消しているという心証を得た」というコメントを受けた意見書・手続補正書の内容でありながら、一回目の拒絶理由通知書で指摘されていなかった拒絶理由を指摘する二回目の拒絶理由通知書を受けるようになることは、当然、あります。この点は十分に理解しておく必要があります。

＜弁理士と十分に打ち合わせを行う＞
　特許の専門家である弁理士は上述した対応に慣れています。必要があれば弁理士に問い合わせし、十分に打ち合わせを行って、拒絶理由通知書で審査官が指摘している内容をよく理解した上で、拒絶理由解消に向けた対応を行うことをお勧めします。

＜デジタル化推進に向けた面接ガイドラインの改訂＞
　特許庁は、「行政サービスのデジタル化推進の観点から、審査・審判で実施される面接の手続を見直し」た、ということで、10月15日に「デジタル化推進に向けた面接ガイドラインの改訂について」を公表しました。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/mensetu_guide_kaitei.html
　今回の面接ガイドラインの主な改訂ポイントは、「面接記録における自署の省略（面接記録作成の電子化を推進し、参加者が希望しない限り自署を不要とする）」、「電子メールの更なる活用（面接記録等の送受信における電子メールの利用を可能にする）」、「オンラインで実施する面接の運用改善・整理（オンラインで実施する面接の手段を拡充する）」などであるとされています。
　上述したように、拒絶理由通知書を起案した特許庁審査官に電話を入れて要請し、電子メールで意見書・補正書（案）を届けて検討していただいて電話でコメントを返していただく対応を行う際には改訂された面接ガイドライン【特許審査編】に目を通しておくことをお勧めします。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/mensetu_guide_index.html

＜次号のご案内＞
　特許を受ける権利を有する者の行為（例えば、発明品を宣伝・広告する、発明品を販売する、等の行為）に起因して発明が世の中の人に知られた、いわゆる新規性喪失した、場合であっても、新規性喪失行為の日から１年以内に特許出願し、その特許出願の際に、上述した新規性喪失行為について「新規性喪失の例外適用」申請を行うことで特許取得を目指すことが可能です。新規性喪失の例外に認められる行為が「発明品の販売」のような行為にまで拡大されてから10年以上が経過し、新規性喪失行為の日から6カ月以内の特許出願が必要とされていたものが1年以内にまで延長されてから5年が経過しました。次号では「発明の新規性喪失の例外」について紹介します。

●「イノベーションボックス税制」を創設へ（政府）

　政府は、物価高対策や国内投資を促す企業支援を柱とする総合経済対策を近く取りまとめる方針です。知的財産関係では、特許や著作権などの知的財産によって得られる所得に優遇税率を適用する「イノベーションボックス税制」の創設が盛り込まれる見通しです。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai22/juutenjikou_set.pdf

　知的財産から得た利益への課税を軽減することで、研究開発拠点としての国際的な立地競争力を向上させる方針です。研究開発投資を呼び込み、知的財産の創出において民間の無形資産投資を後押しします。
　対象となるのは「特許権」「著作権で保護されたソフトウェア」などで、「国内で」「自ら」研究開発をすることを条件としています。
　「知的財産を活用して得た所得」とは、ライセンス料や特許などの知的財産の譲渡、著作権のあるソフトウェアを組み込んだ製品・サービスから得られる収益を想定しています。
　政府・与党の税制調査会での議論を経て、年内に策定する税制改正大綱に盛り込むことを目指しています。今後、所得の範囲や税率などの詳細を詰めていく方針で、早ければ、令和６年度にも導入します。

●出願審査の請求の回復申請状況を公表（特許庁）

　本年4月1日より、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和され、出願審査の請求の回復にも適用されるようになりました。
　出願審査の請求ができる期間を徒過した出願における救済の認否は、第三者への影響が大きいことから、特許庁では、出願審査の請求期間を徒過後に回復理由書及び出願審査請求書が提出された出願を、定期的に公表しています。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/kaifuku_shinsei.html

　今回の改正で、本年4月1日以降に手続期間を徒過した案件は、出願審査の請求ができる期間を徒過したことについて「故意によるものでないこと」であるときには、その理由がなくなってから2月以内で請求期間経過後１年以内であれば、回復手数料を納付して出願審査の請求をすることができます。
　期間徒過後の救済要件が緩和されたとはいえ、救済が認められない場合もありますので、従来通り、期限を徒過しないように手続を行うことが重要です。

●生成ＡＩによる発明など議論（内閣府検討会）

　内閣府は、生成ＡＩ（人工知能）がもたらす知的財産権上の問題などについて議論する「ＡＩ時代の知的財産権検討会」を新たに設置しました。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ai_kentoukai/kaisai/index.html

　文章や画像などを自動で作る生成ＡＩをめぐっては、オリジナルの作品に似たものが生み出され、著作権侵害が懸念されています。
　こうした課題については、現在、文化庁の審議会などで検討が進められていますが、内閣府の検討会では、ＡＩと特許関連についても
　議論しています。生成ＡＩによる発明が特許で認められるかどうかや、特許取得の条件などが議題となっています。
　また、生成ＡＩの学習のために登録意匠や登録商標を学習用データとして使用することが、意匠権や商標権を侵害しないかどうかも課題として挙げています。
　このほか、ＡＩによる商品形態の模倣が不正競争防止法の規制対象になるかどうかなど、ほかの法律の観点からも検討します。

●意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和へ（特許庁）

　令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続が緩和されます。
　これを受け、特許庁は「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について（出願前にデザインを公開した場合の手続について）」を公表しました。
https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html

　意匠登録を受けるためには、「新規性」の要件を満たすことが必要であり、出願前に自ら公開している場合も新規性を喪失したとして拒絶理由となります。この例外として、一定の要件を満たす場合に「意匠の新規性喪失の例外」が認められています。
　具体的には、出願と同時に例外の適用を受ける旨の書面(例外適用書面)を提出し、出願から30日以内に自ら公開したことを証明する証明書(例外適用証明書)を、自己が公開した全ての意匠について網羅的に提出する必要があり、特にスタートアップ・中小企業にとっては大きな負担となっていました。
このため、改正意匠法の施行日以後は、意匠登録を受ける権利を有する者（権利の承継人も含む）の行為に起因して公開された意匠について、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明することで、その日以後に公開した同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになります。

　今回の意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和により、新規性喪失の例外規定の適用が容易になりますが、例外規定は、あくまでも意匠登録出願より前に公開された意匠は意匠登録を受けることができないという原則に対する例外規定である点には注意が必要です。このため、まずは意匠の公開前に意匠登録出願をすることを原則的な対応とし、万が一の場合、例外規定を活用するといった対応が望ましいと考えられます。

●小説の主人公名、著作権認めず（東京地裁）

　人気ゲーム「ドラゴンクエスト�X（ドラクエ５）」を原案にした小説の著者が主人公の名前を映画で無断使用されたとして、制作したスクウェア・エニックスや東宝に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は、「人物の名称は著作物ではない」として請求を棄却しました。
　「小説ドラゴンクエスト�X」で著者が創作した主人公のキャラクター「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」（通称「リュカ」）の名称について、スクエニなどが１９年に公開したドラクエ５を原案とする映画「ドラゴンクエスト ユア・ストーリー」では主人公に類似した名前「リュカ・エル・ケル・グランバニア」が使用されていました。
　判決では「人物の名称は、思想または感情を創作的に表現し、文芸や美術などに属するとは言えない」などと、小説の主人公名は著作物ではないと判断し、原告の請求を棄却しました。

●知的財産侵害物品の認定手続が簡素化（財務省関税局）

　財務省関税局は、令和５年10月から知的財産侵害物品の認定手続において、新たに特許権、実用新案権、意匠権及び保護対象営業秘密に関する輸入差止申立てに係る貨物が簡素化手続の対象となったと発表しました。
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/images/20230929kansokaPR-2.pdf

　この簡素化手続の適用により、輸入者（名宛人）から争う旨の書面の提出がなければ、権利者は証拠・意見の提出は不要となります。
　これにより、該否認定のスピードアップが図られます。
　被疑物品が侵害物品に該当するか否かを争う場合には、認定手続の開始の通知が届いてから10日以内に、その旨を書面で提出しなければならなくなります。
　対象となるのは、輸入差止申立てに係る貨物のみです。関税局では、税関において知的財産侵害物品を的確に差し止めるためにも、輸入差止申立てを行うこと、申立対象貨物を増やすことが重要だとしています。

●特許協力条約(ＰＣＴ)に基づく国際出願手続のテキストを公表（特許庁）

　特許庁は、「特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願の手続」の令和５年版のテキストを公表しました。
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/mail/u/l?p=vdDeu9pIUJiWlxT4Y

　海外で事業展開をする際、事業展開先の国でも特許権の取得が必要な場合もあります。展開先の国が複数ある場合は、それぞれの国で特許権を取得する必要が出てきますが、国ごとに必要書類の様式や言語などが異なり、手続が煩雑になるなどのデメリットがあります。
　一方、特許協力条約（ＰＣＴ：Patent Cooperation Treaty）に基づいた出願、いわゆる「ＰＣＴ出願」では、条約で統一された所定の書式による出願を1件するだけで、条約加盟国のすべての国に同時に出願したことと同じ効果を得ることができます。ただし、権利取得を目指す国の数が少ない場合にはコストが割高になるというデメリットもあります。
　テキストでは、特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願の制度の仕組みと手続などが詳しく紹介されています。外国での特許取得のため、ＰＣＴ国際出願制度の利用を検討する際の参考になると思われます。

●「わたしのStory Mark」を開設（特許庁）
〜名前に込められた想いのストーリーを紹介するメディア〜

　特許庁は、想いのこもったネーミングの素晴らしさ、それを保護するために商標制度が果たす役割について周知するため、「わたしのStory Mark 」を開設しました。
https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/storymark/index.html

　「わたしのStory Mark」では、「ネーミングに込めた経営者の熱い想い」に注目し、中小企業の経営者へのインタビュー記事を中心に、特許庁が運用する専用ＳＮＳで随時発信します。
　また、インタビューで取り上げる対象を商標登録済みのものに限定し、商標登録を行った理由や実際に感じる商標登録の効果についても併せて発信する予定です。