（７２）発明の新規性喪失の例外

【質問】
　当社で新しく開発した技術が実装されている発明品を製造し、7カ月前から販売開始しました。非常に評判が良いのですが、お客様に販売する前に特許出願していませんでした。お客様に販売した発明品を分解すれば当社の新規開発技術の内容を把握可能です。今からでも特許出願して特許取得することは可能でしょうか？

【回答】
　新規開発技術については市場に提供する前に特許出願を行うことが原則です。今回の場合、秘密を守る義務を有していないお客様に発明品が購入された時点で新規開発技術は公（おおやけ）に知られた＝新規性を喪失したことになっていて、これから特許出願しても、特許庁の審査で「新規性を欠如している発明である」として拒絶され、特許権は成立しないのが原則です。ただし、新規性喪失行為から１年経過していない間に、新規性喪失行為について「新規性喪失の例外を適用してほしい」という申請を付帯した特許出願を行うことで上述した拒絶理由を受けないで特許取得できることがあります。今回は、この新規性喪失の例外（特許法第30条）について説明します。

＜発明品を市場に公開する前に特許出願を行うことが原則＞
　特許法は新規発明公開の代償として特許権を付与することにより産業の発達に寄与しようとするものです。このため、特許出願前に販売が行われる等して公（おおやけ）に知られることになった技術については、その後に特許出願が行われても、そのような発明は特許法第 29 条第1項各号に規定されている「既に新規性を喪失している発明である」として拒絶され特許成立しないのが原則です。
　そこで、新しく開発した技術が実装されている発明品を製造し、販売する場合には、その発明の内容が公（おおやけ）に知られてしまう前、例えば、秘密を守る義務を有していないお客様に発明品を販売する前に、特許出願しておくことが原則になります。

＜所定の条件を満たす場合、発明の新規性喪失の例外が認められる＞
　発明者や、発明者から当該発明についての特許を受ける権利を取得した者（以下「特許を受ける権利を有する者」といいます。）が、自ら、その発明を刊行物に公表する、自社のウェブサイトにアップする、その発明が実装されている製品を販売する等の公開行為＝新規性喪失行為を行った後、当該発明について特許出願しても一切特許を受けることができないとすると、発明者にとって酷になることがあります。また、このように一律に特許を受けることができないとすることは、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないと考えられます。
　そこで、上述したような発明公開行為＝新規性喪失行為が、特許を受ける権利を有する者によって行われた後、その者によって特許出願が行われた場合には、上述したような発明公開行為＝新規性喪失行為によっては、当該発明の新規性は喪失していなかったものとして取り扱う規定、いわゆる、発明の新規性喪失の例外規定(第 30条)が特許法に設けられています。

＜新規性喪失の例外が認められる発明公開行為＞
　発明の新規性喪失の例外規定の適用対象となる「公開された発明」は、以下の発明であって、上述したような発明公開行為＝新規性喪失行為から特許出願が行われるまでの期間が1年以内のものとされています（特許法第30条）。
　(i) 特許を受ける権利を有する者の意に反して公開された発明(特許法第30条第1項)
　(ii) 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された発明(特許法第30条第2項)
　上述の特許法第30条第2項では「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された発明」について新規性喪失の例外を受けることが可能です。発明が、特許を受ける権利を有する者の行為によって、特許法第29条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合が、包括的に、新規性喪失の例外適用を受け得る対象になっているのです。
　すなわち、発明が実装されている製品を販売した、新聞・雑誌・カタログ等の刊行物に掲載した、インターネット等の電気通信回線を通じて発表した、テレビ放送された、公開で試験を行った、学術団体等の研究集会等において発表した、博覧会に出品した等、特許を受ける権利を有する者の行為によって発明が公に知られることになって発明が新規性を喪失した総てのケースについて、新規性喪失の例外適用を受けることが可能になっています。
　なお、現状では、世界のどこの特許庁でも、特許出願を受け付けると受け付けた特許出願の内容を、特許出願から18カ月経過した時点で世界中に向けて公表する特許出願公開を行います。特許を受ける権利を有する者による内外国特許庁への出願行為に起因して前述の特許出願公開が行われて発明が新規性を喪失した場合については、新規性喪失の例外適用を受けることができないとされています（特許法第30条第2項カッコ書き）。

＜新規性喪失の例外適用を受けるために必要な手続＞
新規性喪失行為から１年以内に特許出願を行う
　発明の新規性を喪失する行為が、特許を受ける権利を有する者の行為に起因しているものであっても(特許法第30条第2項)、「スパイ行為」などによる、特許を受ける権利を有する者の意に反したものであっても(特許法第30条第1項)、新規性喪失行為から１年以内に特許出願されなくてはなりません。
特許出願と同時に適用申請を行う
　発明の新規性を喪失する行為が特許を受ける権利を有する者の行為に起因しているものである場合(特許法第30条第2項)、特許出願の際に、新規性喪失の例外適用を申請する旨の意思表示を行う必要があります。
　なお、発明の新規性を喪失する行為が特許を受ける権利を有する者の意に反したものである場合は、その事情を知らないで特許出願が行われることが一般的ですので、特許出願の際に適用申請を行う必要はなく、特許出願について審査を受けて「新規性欠如」の拒絶理由を受けた際に、「特許を受ける権利を有する者の意に反したものである」ことを主張し、立証することになります。
新規性喪失行為を証明する書面の提出
　上述したような発明公開行為＝新規性喪失行為によって「公開された発明」が、特許法第30条第2項の規定の適用を受けて「新規性喪失の例外」とされるものであることを証明する書面(以下「証明する書面」といいます。)を、特許出願後30日以内に、特許庁ヘ提出します。
　現状では、「証明する書面」は、特許出願人＝特許を受ける権利を有する者のみで作成することができ、また、捺印は不要になっています。「証明する書面」を準備する場合によく問い合わせいただく質問としては次のようなものがあります。詳しくは「平成30年改正法対応　発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集　平成30年改正法対応 （令和3年10月 特許庁）」をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/hatumei_reigai/h30_qanda.pdf

＜発明の内容が記載されたパンフレットを複数の取引先に配布した場合＞
　パンフレットは刊行物（公衆に対して頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体）に該当すると考えられます。そこで、発明の内容が記載されたパンフレットを複数の取引先に配布した場合は、新聞・雑誌・論文集などのような刊行物に発明を掲載した場合と同様に、パンフレットの発行日などが記載されている「証明する書面」を準備すれば、パンフレット配布先である複数の取引先名の総てを「証明する書面」に記載する必要はありません。
　ただし、一般的には、パンフレットそのものを補充資料として「証明する書面」に添付しますが、パンフレットには発行日が印刷されていないことがあります。このような場合には、パンフレットを印刷・作製してくれた会社にパンフレットの作製・納品の事実を立証する書面を作成していただく、あるいは、１社でもよいですが、パンフレットの配布を受けた企業に、パンフレット受領の日付を証明する書面を作成していただいて「証明する書面」とともに特許庁へ提出する、等の配慮を行うことが望ましいと思われます。

＜特許を受ける権利を有する者によるSNS への投稿により発明を公開したところ、その投稿が他者に再び投稿（いわゆる、旧Twitterでいうリツイート）された場合＞
　特許を受ける権利を有する者によるSNS への投稿により発明を公開した事実を「証明する書面」に記載して新規性喪失の例外適用を受けるようにしておけば、その後の、他者の投稿によって公開された発明については「証明する書面」の提出を省略できます。

＜発明が実装されている商品を複数の取引先に販売した場合＞
　発明が実装されている商品であって、分解する、等によって発明内容を把握可能な商品（以下「発明品」といいます。）を、特許を受ける権利を有する者が、取引先Ｘ社に販売した後、取引先Ｘ社とは異なる取引先Ｙ社にも販売した場合。
　この場合は、Ｘ社への販売の事実だけでなく、Ｙ社への販売の事実も「証明する書面」に記載する必要があります。
　「証明する書面」にＸ社への販売だけしか記載していなければＹ社への販売に関しては新規性喪失の例外適用を受けることができず、「証明する書面」にＹ社への販売だけしか記載していなければＸ社への販売に関しては新規性喪失の例外適用を受けることができません。

＜複数の店舗に発明品を納品した場合＞
　特許を受ける権利を有する者が、複数の店舗に、発明品を納品した行為について新規性喪失の例外適用を受ける場合には、「証明する書面」に全ての店舗を記載する必要があります。
　「証明する書面」に一部の店舗のみが記載されている場合には、記載のなかった店舗への納品によって公開された発明については新規性喪失の例外適用を受けることができません。
　店舗が多数存在し、その全てを「証明する書面」に記載できない場合、「証明する書面」には「別紙参照」と記載し、店舗の一覧表などを「証明する書面」に添付することができます。

＜弁理士によく相談することをお勧めします＞
　新規性喪失行為を行ってからでも１年以内であれば特許出願可能であり、「証明する書面」を特許出願人のみで準備できるようになっていますが、あくまでも、新規性喪失の例外は、公開する前に特許出願を行うべきという原則に対する例外です。慎重、かつ適切に対応しませんと新規性喪失の例外適用を受けられないことがあります。また、外国への特許出願を行う場合、日本特許庁では「新規性喪失の例外」と認めてもらえる発明公開行為が、外国の特許庁では認めてもらえないことがあります。
　そこで、このような事情を熟知している弁理士に事前に十分に相談することをお勧めします。

＜次号のご案内＞
　装置のような「物」の発明について特許取得するべく特許出願したが進歩性欠如、等の理由で拒絶理由を受け、解消困難と思われる場合であって、明細書に記載していた「物」の製造方法、使用方法などの方法発明に変更して特許取得を目指す場合について説明します。

●世界の特許出願件数、過去最高を更新（ＷＩＰＯ）

　世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）は、年次報告書「世界知的財産指標報告書２０２３」を発表しました。それによると、世界における２０２２年の特許出願件数は、前年比１．７%増の約３４５万件となり、過去最高を更新しました。
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4678

　中国や米国、インドなどの出願件数の増加が全体数を押し上げました。国別では中国の出願件数が引き続き１位。前年比２．１%増の１６１万９２６８件で、世界全体の４６．８％を占めています。
　２位の米国は前年比０．５%増の５９万４３４０件。日本は３位で０．１％増の２８万９５３０件。インドは、前年比３１．６%増と大幅に増加しました。
　アジアにおける特許出願件数は、全世界の６７．９%を占め、商標出願では６７．８%、意匠出願はでは７０．３%を占めています。

●生成ＡＩの学習用に国のデータ提供へ（政府）

　政府の「ＡＩ戦略会議」は、国や公的機関などが保有するデータについて、文章や画像などを自動作成する生成ＡＩの学習向けに開発企業へ提供することを決めました。
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/ai_senryaku.html

　政府は信頼性や正確性が高い国のデータ提供により、質の高いＡＩ開発を促進したい考えです。国などが保有するデータは作成者や作成時期が明確で、著作権の権利処理が不要のため二次利用がしやすいという利点もあります。

　政府から生成ＡＩの開発事業者に向けて提供される情報としては、中央省庁や公的研究機関などが保有する報告書や統計資料、法令、特許情報、地理情報などが想定されています。
　国会図書館がデジタル化した書籍など収蔵データのうち、権利上の問題がないものも提供します。国立研究開発法人や独立行政法人が保有する研究データについても提供可能か判断した上で、対象とする考えです。
　国のデータ保存は学習に適さないＰＤＦ形式が中心のため、デジタル庁や国立印刷局で形式の変換を進めます。今後、提供の条件などを検討し、２０２４年春をめどに開始する方針です。

●電磁鋼板の特許訴訟で請求を放棄（日本製鉄）

　鉄鋼最大手の日本製鉄は、自社の鉄鋼製品の特許を侵害されたとして、トヨタ自動車と三井物産に損害賠償を求めていた訴訟で、この請求を放棄したと発表し、事実上、訴えを取り下げました。
https://www.nipponsteel.com/news/20231102_100.html

　日本製鉄は２０２１年１０月、ハイブリッド車などのモーターに使われる「無方向性電磁鋼板」と呼ばれる鉄鋼製品について、自社の特許を侵害されたとして、中国の鉄鋼大手・宝山鋼鉄と、宝山鋼鉄から製品の供給を受けたトヨタ自動車に対して、それぞれ約２００億円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴していました。その後、取引に関わったとして三井物産も提訴していました。

　「無方向性電磁鋼板」は、モーターのエネルギー損失を減らす特性を持ち、高度な製造技術が求められます。日本製鉄は、成分の配合割合などで特許を取得しており、宝鋼がトヨタ自動車に納めていた電磁鋼板が特許侵害にあたると訴えました。侵害品を使ったり販売したトヨタ自動車も特許侵害にあたると主張していました。
　請求を放棄した理由について、日本製鉄は「カーボンニュートラルに向けて、各国間の競争が激化する中、係争を続けることは日本の産業競争力強化にとって好ましいものではない」とコメントしています。
　一方、宝山鋼鉄に対しては、訴訟を継続するとしています。

●生成ＡＩと著作権をめぐる問題で論点を提示（文化庁）

　生成ＡＩ（人工知能）と著作権保護のあり方について検討している文化審議会の小委員会は、生成ＡＩによる著作権侵害問題などについて、論点を提示しました。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_04/

　現行の著作権法では、ＡＩがインターネット上の文章や画像などの著作物を読み込む機械学習は、原則、権利者の許諾がなくても認められています。
　ただし、「必要と認められる限度」を超える場合や、「著作権者の利益を不当に害する場合」は利用できないとされていますが、その範囲は不明確です。
　小委員会では、生成ＡＩと著作権保護の在り方について、文化庁がこれまでの議論を整理し、論点を提示しました。

＜論点として示された主な項目＞
�@ＡＩによる機械学習のうち、どのような行為が著作権法上の「著作権者の利益を不当に害する場合」に該当するか
�A既存の著作物と類似するＡＩ生成物が、侵害か否かをどう判断するのか
�BＡＩで作った作品にどこまで著作物性が認められるか
�C著作権侵害への差し止め請求の範囲など

●米国特許商標庁が年次報告書を公表（ＵＳＰＴＯ）

　米国特許商標庁（USPTO）は、年次報告書「Agency Financial Report FY2023」を公表し、２０２３年度（２０２２年１０月〜２０２３年９月）の特許出願状況などを報告しました。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2023/20231117.pdf
　２０２３年度の特許出願件数（デザイン特許および継続審査請求を含む）は ６５ 万1 千件で、前年度から０．５％増加しました。
　新規の特許出願件数（デザイン特許および継続審査請求を除く）は、４６万２千件で、前年度の４５万８千から１．０％増加しました。ＦＡ（ファーストアクション） 期間は ２０．８ 月で前年度と比べて２．３月長くなっており、長期化が続いています。最終処分までの期間は２５．０月で、前年度と比べて０．２ 月短縮されました。
　商標出願件数（区分数）は７３万７千件で、前年度から ６．４％減少しました。ＦＡ期間は８．５月、最終処分までの期間は１４．６月で、いずれも近年で最長となりました。
　米国外の出願人による出願件数は、特許については、引き続き日本の出願人によるものが８万１２０件と最多となっています。２位は中国の出願人によるもので６万８１３８件。米国内の出願人からの出願件数は前年度から４．１％減少の２８ 万３千件となっています。
　商標の出願件数については、中国が１１ 万２千件で首位。２位は英国の１万９２６４件、日本は８１５４件で５位。中国は出願件数とともに登録件数についても、他国を引き離しています。

●５Ｇなど必須特許でライセンス契約（シャープと華為技術）

　シャープと中国の通信機器大手、華為技術（ファーウェイ）は、通信規格に関する必須特許のクロスライセンス契約を締結したと発表しました。
https://corporate.jp.sharp/system/files/2023-11/231127-a.pdf
　シャープとファーウェイの発表によりますと、今回の締結は、規格標準化における協力を促進するものとしており、グローバルでの技術標準化を目指す取り組みの一環であるとしています。ファーウェイは高速大容量通信規格「５Ｇ」で世界最先端の技術を持つ一方、シャープも「５Ｇ」の規格などに関する必須特許を6,000件以上保有しています。
　今回結ばれた契約により、両社は関連する「５Ｇ」などの通信関連の特許などを相互に利用することができるようになります。

●ＰＣＴ国際出願費用の支援制度の申請手続が簡素化（特許庁）

　中小企業等を対象とした「ＰＣＴ国際出願費用等の支援制度」について、令和６年１月から申請手続が簡略化されます。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/pct-ryokin-shien.pdf

　令和6年1月1日以降に行う日本語の国際出願又は国際予備審査請求に係る国際出願手数料、取扱手数料については、国際出願促進交付金の申請手続を不要とし、手続時に現行手数料の１／４から１／２に相当する金額で納付することとなります。

　現在、国際出願時に納付しなければならない手数料に関する中小企業等のための手数料の支援措置は、２つの制度が併存しています。
　国際出願時の「送付手数料」及び「調査手数料」、予備審査請求時の「予備審査手数料」については、国際出願に係る手数料軽減措置の対象となっていて、手続と同時に軽減申請書の提出することで、所定の金額の１／４から１／２に相当する額を納付することができます。
　一方、「国際出願手数料」「取扱手数料」については、手数料軽減ではなく交付金制度の対象であり、手続時に費用の満額を納付した後、国際出願促進交付金制度を利用するための申請が必要でした。

　適用される支援制度や手続が異なっていたため手続が煩雑となっていましたが、今回の改正により、ＰＣＴ国際出願の料金支援制度が一本化され、より簡素な手続で、手数料の軽減・支援が受けられるようになります。
　なお、対象者の要件及び軽減割合についての変更はありません。

■イベント・セミナー情報■

□12月05日（火）14：00〜17：00（同一内容で他の日にちにも複数回開催）
　知財特別セミナー　〜FC2対ドワンゴ訴訟の深層〜
　（参加方法：現地（リンクスクエア新宿）またはオンライン）
　講師 みやび坂総合法律事務所　弁護士・弁理士・職務発明コンサルタント　高橋 淳
　https://blog.goo.ne.jp/jun14dai/e/f40275b738997616e0b64cd9a91c87e7

□12月13日（水）14：00-16：00
　職務発明規定改訂オンラインセミナー(Zoom配信)
　講師 みやび坂総合法律事務所　弁護士・弁理士・職務発明コンサルタント　高橋 淳
　https://blog.goo.ne.jp/jun14dai/e/2504c1b5d698d0baef7c27975b5d7f47