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（１）職務発明に係る外国の特許を受ける権利等と特許法第３５条との関係について
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| ① |
準拠法について 本件譲渡契約は、その対象となる権利が職務発明についての日本国及び外国特許を受ける権利である点において、渉外的要素を含むものであるからその準拠法を決定する必要がある。両者は、日本法人と日本に住む日本人であるから、明示の意思は存在しないが、当事者の黙示の意思を推認すれば、日本法であると解すべきであるから、法例７条２項により、準拠法は日本法となる。
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| ② |
職務発明の規定特許法第３５条は｢従業者（社員）が使用者（会社）と対等な立場で取引きするのは困難なので、社員の利益を保護し、発明を奨励する目的で制定された。｣とし、｢国内と海外で会社側と社員の立場が対等でないことに変わりは無く、外国特許にも同規定は類推適用される｣とした。｢また、特許権が外国で、どのような効力を有するかと言う問題と、対価の問題とは区別して考えるべきだ。｣以上からすれば、我が国の従業者等が、使用者に対し、職務発明について特許を受ける権利等を譲渡したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有することを定める特許法第３５条３項の規定中の｢特許を受ける権利若しくは特許権｣には、当該職務発明により生じる我が国における特許を受ける権利等のみならず、当該職務発明により生じる外国の特許を受ける権利等を含むと解すべきであるとした。
使用者と従業者が属する国の産業政策に基づき決定された法律により一元的に決定されるべき事柄であり、当該特許が登録される各国の特許法を準拠法として決定されるべき事柄ではないことは、明らかである。
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（２）本件発明１の特許を受ける権利の承継の｢相当の対価｣について
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① ライセンス契約による本件発明１の価値（略）
② 包括クロスライセンスによる本件発明１の価値
上記①②に分けて計算を行っている。
包括クロスライセンス契約における｢使用者が受けるべき利益の額｣の算定について
（注） 包括クロスライセンス契約は、多数の特許権を一括して相互に利用を許し、その対価を相互に支払わない方式。場合によっては、バランス調整金が支払われる場合もある。もっとも、この契約は、見方を変えれば、相互に実施を許諾し合う合意の他に、相手方に本来支払う実施料債務と、相手方から本来受け取るべき実施料債権とを、事前に包括的な相殺の合意により相殺している契約であると解することもできる。従って、包括クロスライセンス契約に於いては、｢その発明により使用者等が受けるべき額｣については、相手方から支払を受けるべきであった実施料を基礎として算定することも原則として合理的である。また、合理的な取引きを行うことを期待されている営利企業同士の契約である以上、特段の事情が認められない限り、相互に支払うべき実施料の総額が均衡すると考えて契約を締結したと考えるのが合理的であるから、包括的クロスライセンス契約に於いては、｢その発明により使用者等が受けるべき利益の額｣について、相手方が自己の特許発明を実施することにより、本来、相手方から支払を受けるべきであった実施料を基礎として算定することも、原則として合理的である。
そうとすると、包括的クロスライセンス契約については、相手方が当該特許発明の実施に対するものとして支払うべきであった実施料の額を査定することも、使用者等が相手方の複数の特許を実施することにより本来支払うべき実施料の額に、相手方に実施を許諾した複数の特許発明当における当該発明の寄与率を乗じて算定することも、いずれも、｢使用者等が受けるべき利益の額｣を算定する方法として採用することが可能となると言うことができる。そして、当該額の立証困難性を考えると、当該事案において、実際に行うことが可能な立証方法を選択することが認められるべきである。このような方法を認めないとすれば、本件のような場合においては、１審原告は、1審被告が相手方から実施を許諾された多数の特許発明等（本件各発明とは無関係のものである）について、相手方に本来支払うべきであった実施料の全額と、１審被告が相手方に実施許諾した多数の特許における本件各発明の寄与率を主張立証しなければならなくなる。これは、従業者等に事実上不可能な立証を強いることになり、この結果が強行法規である特許法第３５条の規定の趣旨に反することは明らかである（民訴２４８条参照）。
以上からすれば、1審被告がソニーとの間の包括クロスライセンス契約に於いて、本件発明１より受けた利益は、６０億円（１億未満切捨て）に、本件発明の寄与率１０％を乗じた６億円と認めるのが相当である（民訴２４８条参照）。これに基づき、ソニー、フィリップス、オリンパス等の包括クロスライセン契約に基づく、相手方から支払を受けるべきであった実施料を基礎として算定する。そして、本件特許発明１の承継の相当な対価を１億６２８４万円とした。
さらに、この発明がなされるに付いて使用者等が貢献した程度については、第1審の認定した８０％としたものを是認できるとした。従って、従来の判例と異なり、発明者側の貢献度を２０％と高く評価している。
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