補償金請求事件（外国の特許を受ける権利の譲渡の対価）
解説 被上告人（発明者）が、職務発明について、我が国の特許を受ける権利と共に外国の特許を受ける権利を上告人（会社）に譲渡したことにつき、上告人に対し、特許法３５条３項（平成１６年、改正前）所定の相当の対価の支払を求める補償金請求事件
（最高裁判所　平成１６年（受）７８１　平成１８年１０月１７日、判決言渡し）
　
１．事案の概要　（第１）
　被上告人（発明者）が、職務発明について、我が国の特許を受ける権利と共に外国の特許を受ける権利を上告人（会社）に譲渡したことにつき、上告人に対し、特許法３５条３項（平成１６年、改正前）所定の相当の対価の支払を求める事案である。

２．原審が適法に確定した事実関係の概要は次の通りである。
（１） 上告人は、総合電気メーカーである。被上告人は、昭和４４年１１月から平成8年１１月までの間、上告人に雇用され、中央研究所の主管研究員等として勤務していた。
（２） 被上告人は、他の従業員と共同して、目録記載の１～３の各特許に係る発明をした（以下｢本件各発明｣と総称する。）。何れも（光ディスク）に記録再生する装置や方法に関するものであり、その性質上、上告人の業務範囲に属し、被上告人の職務に属するものであって、職務発明に当たる。
（３） 被上告人は、上告人との間で、それぞれ特許を受ける権利（外国の特許を受ける権利を含む。）を上告人に譲渡する旨の契約を締結した（以下これらの契約を｢本件譲渡契約｣と総称する。）。
（４） 上告人は、本件各発明について、我が国の他、アメリカ合衆国等外国で、それぞれ特許権を取得した。
（５） 上告人は、本件譲渡契約した当時、特許出願時及び設定登録時において一定額の金額を授与すると共に、上告人は、｢発明考案等取扱い規則｣、｢発明考案当に関する補償規定｣及び｢発明考案等に関する補償基準｣を有している（これら表彰規定等を｢本件規定｣と総称する。）。
（６） 上告人は、本件各発明について、複数の企業との間で本件各発明の実施を許諾する契約を締結し、その実施料を収受するなどして利益を得た。
（７） 上告人は、被上告人に対し、本件規定に基づき、本件各発明に対して、賞金又は補償金を支払った。

３．原審は、被上告人の請求し得る相当の対価を、合計１億６３００万３７１６円の支払を求める限度で請求を認容した。
　① 準拠法は、外国の特許を受ける権利が含まれ、渉外的要素を含むため、法例７条１項の規定により、外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題を含めて、我が国の法律である。
　② ３５条３項に言う｢特許を受ける権利｣には、我が国の特許を受ける権利のみならず、外国の特許を受ける権利が含まれるから、被上告人は、外国の特許を受ける権利の譲渡の対価を同条３項及び４項に基準に従って、相当の対価の支払を請求することができる。

４．争点
　外国の特許を受ける権利の譲渡の対価請求にも３５条３項及び４項が適用される かどうか、その前提として、外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題 の準拠法如何が争点となった。

５．最高裁の判断（判決）
第２　上告人の上告受理申立て理由第３について
　外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか、その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は、譲渡の当事者がどのような債権債務を有するのかという問題にほかならず、譲渡当事者間における譲渡の原因関係である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから、その準拠法は、法例７条１項の規定により、第１次的には当事者の意思に従って定められると解するのが相当である。なお、譲渡の対象となる特許を受ける権利が諸外国においてどのように取り扱われ、どのような効力を有するかという問題については、譲渡当事者間における譲渡の原因関係の問題と区別して考えるべきであり、その準拠法は、特許権についての属地主義の原則に照らし、当該特許を受ける権利に基づいて特許権が登録される国の法律であると解するのが相当である。また、本件譲渡契約の成立及び効力につき準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在するというのであるから、我が国の法律が準拠法である。
　以上と同旨原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

第３　上告人の上告受理申立て理由第４について
　我が国の特許法が外国の特許又は特許を受ける権利を直接規律するものではないことは明らかであり、３５条１項及び２項にいう｢特許を受ける権利｣が我が国の特許を受ける権利を指すものと解さざるを得ないことなどに照らし、同条３項にいう｢特許を受ける権利｣についてのみ外国の特許を受ける権利が含まれると解することは文理上困難であって、外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価の請求について同項及び同条４項の規定を直接適用することはできないと言わざるを得ない。ここでいう外国の特許を受ける権利には、我が国の特許を受ける権利と必ずしも同一概念とはいえないものもあり得るが、このようなものを含めて、当該発明については、使用者等にその権利があることを認めることによって当該発明をした従業者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようというのが、当事者の通常の意思であると解される。そうとすると、同条３項及び４項の規定については、その趣旨を外国の特許を受ける権利にも及ぼすべき状況が存在するというべきである。
　従って、従業者等が特許法３５条１項所定の職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において、当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については、同条３項及び４項の規定が類推適用されると解するのが相当である。
　従って、上記各外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価の請求については、同条３項及び４項の規定が類推適用され、被上告人は、上告人に対し、上記外国の特許を受ける権利の譲渡についても、同条３項及び４項所定の基準に従って定められる相当の対価の支払を請求することができるというべきである。
　所論の点に関する原審の結論において正当であり、論旨は採用することができない。

６．考察
　本件は、職務発明に関する最高裁判決である。職務発明に関する最高裁判決はこれで２件となった。今後の実務は、この２件の判決と、改正された３５条とを指針とすることとなるであろう。
以上
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鈴木正次特許事務所

最終更新日　'07/3/27