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第１ 事案の概要
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（１） 上告人は、発明の名称「ナイフの加工装置］とする特許第２１３９９２７号（以下「本件特許」という）の特許権者である。本件特許に基づき被上告人に対し、製造販売の差止め、廃棄、損害賠償請求した事案の上告審判決である。
（２） 第１審は、特許権に無効理由があることが明らかであることを理由に、上告人の請求は、何れも権利の濫用に当たり許されないとして、請求を棄却した。
控訴審も、特許法２９条２項に違反し、無効理由が存在することが明らかであり、特許権に基づく請求は何れも許されないとした（特許法１０４条の３第１項）。
上告人は、控訴審及びそれ以降において、訂正審判の請求とその取り下げを繰り返し、５度目の訂正審判請求（特許請求の範囲の減縮）に対して訂正審決がされ、本件の上告受理申立て理由の提出期間内に本件訂正審決が確定した。
（３）上告人は、本件の上告受理申立て理由書の提出期間内に本件訂正審決が確定し請求項５に係る特許請求の範囲が減縮されたと言う本件の事実関係の下では、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたため、民訴３３８条１項８号に規定する再審事由があるから、原判決には判決に影響を及ぼす明らかな法令の違反がある（民訴３２５条２項）と主張した。
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第２ 争点 |
特許法１０４条の３第１項に基づく無効主張を採用して特許権に基づく損害賠償等の請求を棄却すべきものとされた判決の後に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定したことは、民訴３３８条１項８号所定の再審事由となるか。
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第３ 裁判所の判断 |
判決：本件上告を棄却する。
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①
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よって検討するに原審は、本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて、請求項５に係る特許には特許法２９条の２項違反の無効理由が存在する旨の判断をして、被上告人らの同法１０４条の３第１項の規定に基づく主張を認め、上告人の請求を棄却したものであり、原審においては、本件訂正後の特許請求の範囲を前提とする本件特許に係る無効理由の存否について具体的な検討がなされているわけではない。そして、本件訂正審決が確定したことにより、本件特許は、当初から本件訂正後の特許請求の範囲により特許査定がされたものとみなされるところ（特許法１２８条）、前記のとおり本件訂正は特許請求の範囲の減縮に当たるものであるから、これにより上記無効理由が解消されている可能性がないとはいえず、上記無効理由が解消されるとともに、本件訂正後の特許請求の範囲を前提として本件製品がその技術的範囲に属すると認められるときは、上告人の請求を容れることができるものと考えられる。そうとすると、本件については、民訴３３８条１項８号所定の再審事由が存するものと解される余地があると言うべきである。
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②
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然しながら、仮に再審事由が存するとしても、以下に述べるとおり、本件において上告人が本件訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは、上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものであり、特許法１０４条の３の規定の趣旨に照らして許されないものというべきである。
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③
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特許法１０４条の３第１項の規定が、特許権の侵害に係る訴訟（以下「特許権侵害訴訟」という。）において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められることを特許権の行使を妨げる事由と定め、当該特許の無効をいう主張（以下「無効主張」という。）をするのに特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことを要しないものとしているのは、特許権の侵害に係る紛争を出来る限り特許侵害訴訟の手続内で解決すること、しかも迅速に解決することを図ったものと解される。そして、同条２項の規定が、同条１項の規定による攻撃防御方法が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所はこれを却下することができるとしているのは、無効主張について審理、判断することによって訴訟遅延が生ずることを防ぐためであると解される。このような同条２項の規定の趣旨に照らすと、無効主張のみならず、無効主張を否定し、又は覆す主張（以下「対抗主張」という。）も却下の対象となり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とする無効主張に対する対抗主張も、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められれば、却下されることになるというべきである。
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④
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そうとすると、上告人は、第１審においても、被上告人らの無効主張に対して対抗主張を提出することができたのであり、上記特許法１０４条の３の規定の趣旨に照らすと、少なくとも第１審判決によって上記無効主張が採用された後の原審の審理においては、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とするものを含めて早期に対抗主張を提出すべきであったと解される。そして、本件訂正審決の内容や上告人が１年以上に及ぶ原審の審理期間中に２度にわたって訂正審判請求とその取下げを繰り返したことにかんがみると、上告人が本件訂正審判請求に係る対抗主張を原審の口頭弁論終結前に提出しなかったことを正当化する理由は何ら見出すことができない。従って、上告人が訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは、原審の審理中にそれも早期に提出すべきであった対抗主張を原審判決言渡し後に提出するに等しく、上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものと言わざるを得ず、上記特許法１０４条の３の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない。
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以上によれば、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文の通り判決する。
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第４ 考察 |
本件は、侵害訴訟の係属中に、訂正審決が確定した場合に、再審事由となるか否かについての判決であるが、以下の①、②の判決があり、これに続くものである。
| ① |
特許侵害訴訟において、無効の抗弁が提出されたが特許権者の請求を認容した後に、訂正審決が確定した場合、再審事由となるとした判決がある。 |
| ② |
また、平成１４年最高裁判決に、特許権者が特許取消決定（旧法）の取消しを求めて訴えを提起し、請求棄却判決後、訂正審決が確定した場合は、再審事由には当たらないとした判決がある。 |
| ③ |
本件は、再審事由に関する３件目の判決である。 |
特許法１０４条の３第１項（権利行使の制限）に基づく主張を採用して特許権に基づく損害賠償等の請求を棄却すべきものとする控訴審判決の後に、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定したことが再審事由になるか、という論点についての最高裁の判決である。実務上の指針・参考になると思われるので紹介した。
以上
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