審決取消請求事件（日焼け止め剤組成物） |
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| 解説 |
特許法２９条２項の発明の容易性の判断において、出願の後（本件は不服審判段階）にその効果を参酌して貰える実験結果等を提出できる場合の判断基準を詳細に述べ、本件【参考資料１】実験結果を参酌すべきでないとした審決の判断は誤りであるとした審決取消請求事件
（平成21年（行ケ）第10238号、口頭弁論終結 平成22年7月15日判決）
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| 第１ 事案の概要 |
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原告は、発明の名称「日焼け止め剤組成物」とする発明について、平成１１年、国際特許出願をしたが、特許法２９条２項の要件を充足しないことを理由に、平成１８年拒絶査定を受けた。原告は平成１９年、不服の審判を請求した。特許庁は平成２１年「本件審判の請求は成り立たない」との審決（以下「審決」という。）をした。これを不服として審決取消訴訟を提起したものである。
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| 第２ 争点（原告の主張） |
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（１）審判請求理由補充書の実験結果を参酌することができないとした判断の誤りがある、（２）本件【参考資料１】実験の結果を参酌しても、顕著な作用効果がないとした判断に誤りがあり、審決は、特許法２９条２項の発明の容易性の判断を誤ったものであるから、取り消されるべきである。
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| 第３ 裁判所の判断 |
| 判決 特許庁が平成２１年３月３１日にした審決を取り消す。 |
| 理由 |
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（結論）当裁判所は、（１）発明の容易想到性の判断に当たり、本願当初明細書には「ＵＶ−Ｂフィルター」として「２−フェニル−ベンズイミダゾール−５−スルホン酸」と特定したことによる本願発明の効果に関する記載がされていると理解できるから、本件においては、本願発明の効果の内容について、審判手続において原告から提出された、審判請求理由補充書における本件【参考資料１】実験の結果を参酌することが許される場合であると判断すべきであり、したがって、これに反して、審決が、同実験の結果を参酌すべきではないとした判断には誤りがあり、また、（２）本願発明は、同実験結果を参酌すれば、引用発明に比較して当業者が予期し得ない格別予想外の顕著な効果を奏するものであって、引用発明から容易に発明をすることができなかったものというべきであるから、審決が、本願発明は予想外の顕著な効果を奏するとは言えず、引用発明から容易に発明をすることができたとした点に誤りがあると解する。 |
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その理由は、以下の通りである。 （ｉ） 審決は、本願発明が、特許法２９条２項の要件を充足しないことを理由とするものである。ところで、特許法２９条２項の要件充足性を判断するに当たり、当初明細書に、「発明の効果」について、何らの記載がないにも拘わらず、出願人において、出願後に実験結果等を提出して、主張又は立証することは、先願主義を採用し、発明の公開の代償として特許権（独占権）を付与するという特許制度の趣旨に反することになるから、特段の事情のない限りは、許されないというべきである。また、出願に係る発明の効果は、現行特許法上、明細書の記載要件とはされていないものの、出願に係る発明が従来技術と比較して、進歩性を有するか否かを判断する上で、重要な考慮要素とされるのが通例である。出願に係る発明が進歩性を有するか否かは、解決課題及び解決手段が提示されているかという観点から、出願に係る発明が、公知技術を基礎として、容易に到達することができない技術内容を含んだ発明であるか否かによって判断されるところ、上記の解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、「発明の効果」がどのようなものであるかと不即不離の関係があるといえる。 |
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(ii) そのような点を考慮すると、本願当初明細書において明らかにしていなかった「発明の効果」について、進歩性の判断において、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、出願人と第三者との公平を害する結果を招来するので、特段に事情のない限り許されないというべきである。
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(iii) 他方、進歩性の判断において、「発明の効果」を出願の後に補充した実験結果等を考慮することが許されないのは、上記制度の趣旨、出願人と第三者との公平等の要請に基づくものであるから、当初明細書に「発明の効果」に関し、何らの記載がない場合はさておき、当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、前記公平の観点に立って判断すべきである。
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上記の観点から、本件について検討する。 （１）本件【参考資料１】実験結果を参酌すべきでないとした審決の判断 本件においては、当初明細書に接した当業者において、本願発明について、広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性をより一層向上させる効果を有する発明であると認識することができる場合であると言えるから、進歩性判断の前提として、出願の後に補充した実験結果等を参酌したとしても、出願人と第三者との公平を害する場合であるということはできない。 従って、本件【参考資料１】実験結果を参酌すべきでないとした審決の判断は、誤りである。 |
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（２）本件【参考資料１】実験結果を参酌しても、顕著な作用効果はないとした審決の判断 そうとすると、本願発明は、２−フェニル−ベンズイミダゾール−５−スルホン酸を他の特定成分と組み合わせることにより、各成分が互いに作用し合う効果として、当業者において予想外の顕著な作用効果（広域スペクトルの紫外線防止効果及び光安定性が顕著に優れるという作用効果）を有するものであると認めることができる。従って、紫外線防止効果を一般指標であるＳＰＥ値等で確認し得たことなどを理由として当業者が予想し得た範囲内であるとした審決の判断は誤りである。 |
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まとめ 以上のとおり、本件においては、本件【参考資料１】実験結果を参酌することが許される場合であり、同実験結果（本件追加比較実験の結果を含む）によれば、本願発明が引用発明に比較して当業者が予期し得ない格別予想外の顕著な効果を奏するものであると認めることができ、これを予想外の顕著な効果であるとはいえないとした審決の判断は誤りであり、その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるから、審決を取り消すべきである。 |
| 第４ 考察 |
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本件判決は、（ｉ） 審決には審判手続において提出された実験結果を参酌すべきでないとした点、(ii) 同実験結果を参酌しても本願発明が予想外の顕著な効果を奏するものとは言えないとした点に、何れも誤りがあるとして審決が取り消された事例である。本件では、その判断の中で、出願の後（本件は不服審判段階で）に提出でき、且つその効果を参酌して貰える実験結果等を提出できる場合の判断基準を、詳細に述べている。これは、本後の実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。 以上
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