特許権侵害差止請求控訴事件（プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを
実質的に含まないプラバスタチンナトリウム並びにそれを含む組成物）
解説 　特許権侵害差止請求控訴事件において、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームついて、物の発明を特許請求の範囲に製造方法の記載を用いて記載された場合、その権利の及ぶ範囲は、その物にまで及ぶか（物質説）、又はその記載された方法により製造された物に限定されるか（製造方法限定説）という問題についての判断がされた事例
（知財高裁・平成22年（ネ）第10043号、判決言渡　平成24年1月27日）
　
第１　事案の概要
　控訴人は、発明の名称を｢プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム並びにそれを含む組成物｣とする特許第３７３７８０１号（以下「本件特許」という。）を有している。
　原審は、東京地裁平成１９年（ワ）第３５３２４号であり、本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして、原告の請求を何れも棄却したので、これを不服として、本件控訴を提起した。
第２　争点
①　被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか、
②　本件特許は特許無効審判により無効にされるべきか等であるが、特に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈が問題となった。
　（注）　この解説では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈を紹介する。
第３　裁判所の判断
判決：本件控訴を棄却する。
特許侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定について
①　特許発明の技術的範囲については、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」（特許法７０条第１項）とし、「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」（第２項）などと定めている。従って、特許発明の技術的範囲の確定については「特許請求の範囲」記載の文言を基準とすべきである。
②　そうとすると、本件のように「物の発明」の特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている場合、特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべきであって、特許請求の範囲に記載された当該製造方法を超えて、他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されないのが原則である。
③　もっとも、本件のような「物の発明」の場合、特許請求の範囲は、物の構造又は特性により記載されて特定されることが望ましいが、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには、発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした特許法１条等の趣旨に照らして、その物を製造方法によって物を特定することも許され、特許法３６条６項２号にも反しないと解される。
　そして、その様な事情が存在する場合には、その特許請求の範囲は、特許請求の範囲に特定の製造方法が記載されていたとしても、製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと解釈され、確定されることとなる。
④　ところで、物の発明において、特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合、このような形式のクレームが、広く「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と称されることがある。上記した観点に照らすならば、上記プロダクト・バイ・プロセス・クレームには、
　（ａ） 　「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行ったとき」（本件ではこれを「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする）。
　（ｂ） 　「物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとは言えないとき」（本件ではこれを「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする）。
の２種類があることになるから、これを区別して検討を加えることとする。
⑤　また、特許侵害訴訟における立証責任の分配という観点からいうと、物の発明に係る特許請求の範囲に、製造方法が記載されている場合、その記載は文言どおりに解釈するのが原則であるから、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると主張する者において、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難である」ことについて立証を負担すべきであり、もしその立証を尽くすことができないときは、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるものとして、発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に記載された通りに解釈・確定するのが相当である。
⑥　本件発明１は、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであると理解すべきである。被告製品は、本件発明１の製法要件のうち、工程ａ）を充足しない。
⑦　本件発明は、乙１文献及び技術常識から、当業者が容易に発明することができたものであるから、特許無効審判において無効にされるべきものである。
　よって、控訴人の請求を棄却した原判決は結論において正当であるから、本件控訴を棄却する。
第４　考察
　本件は、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームについての判断である。物の発明を、特許請求の範囲に製造方法の記載を用いて記載された場合、その権利の及ぶ範囲は、その物にまで及ぶか、又はその記載された方法により製造された物に限定されるか、という問題である。判例及び学説は（物質説、製造方法限定説）分かれていた。そこで、知財高裁は大合議（５人の裁判官）で、判決を統一して、この紛争に終止符を打つ意味を有するものである。
　今後、実務の参考になる部分があるかと思われるので紹介した。
以上
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鈴木正次特許事務所

最終更新日　'12/6/8