債務不存在確認請求事件（アップル対サムスン） |
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| 解説 |
債務不存在確認請求事件において、サムスンが主張した特許権はＦＲＡＮＤ宣言したものであり、特許の有効性を認めた上で、サムスンが国際的な業界団体に対し、他社の特許使用申請に応じる旨の宣言したにも拘わらす、アップルの使用許可申請に誠実に対応しなかったことを認め損害賠償請求を権利濫用とした事例
（東京地法裁判所・平成23年（ワ）第38969号 判決言渡 平成25年2月28日）
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| 第１ 事案の概要 |
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米国法人アップルの子会社である原告が、原告によるアップル社の各製品（スマートフォン、タブレット端末）の輸入、譲渡等を行う行為は、被告（サムスン社）が有する特許権の侵害に当たらないことを主張し、被告が原告の前記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。
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| 第２ 主な争点 |
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争点１・本件各製品についての本件発明１の技術的範囲の属否
争点２・本件発明２に係る本件特許権の間接侵害の成否 争点３・特許法第１０４条の３第１項の規定による本件各発明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否 争点４・本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無 争点５・被告による本件FRAND宣言に基づくアップル社と被告間の本件特許権のライセンス契約の成否 争点６・被告による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否 （注）この解説では、争点１〜４の争点は省略し、争点５と６について説明する。 |
| 第３ 判決 |
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被告が、原告による本件各製品の生産、譲渡、貸渡し、輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申し出（譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。）につき、特許第４６４２８９８号の特許権侵害に基づく原告に対する損害賠償請求権を有しないことを確認する。
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| 第４ 裁判所の判断 |
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裁判所は、本件各製品中、本件製品２、４が本件発明１の技術的範囲に属すると判断した上で、争点３、４については判断することなく、争点６について判断し、原告の債務不存在請求を認容した。
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争点５ ＦＲＡＮＤ宣言について
ＥＴＳＩ（欧州電気通信標準化機構）の会員である被告は、１９９８年（平成１０年）１２月１４日、ＥＴＳＩに対し、ＵＭＴＳ規格としてＥＴＳＩが推進するＷ−ＣＤＭＡ技術に関し、被告の保有する必須ＩＰＲ（知的財産権）ライセンスを、ＥＲＳＩのＩＰＲポリシーに従って「公正、合理的かつ非差別的な条件」（ＦＲＡＮＤ条件）で許諾する用意がある旨宣言をした。被告は、２００５年（平成１７年）に韓国において本件優先権の基礎となる特許出願をし、日本に平成１８年５月４日、本出願をし、平成２２年１２月１０日、本件特許権（特許第４６４２８９８号）の設定登録を受けた。また、被告は２００７年（平成１９年）ＥＴＳＩに対し「ＩＰＲに情報についての声明及びライセンス宣言」と題する書面を提出することにより、ＥＴＳＩのポリシーに従って、韓国の出願番号、ＵＭＴ規格に関し、ＦＲＡＮＤ条件で、取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言をした。 ２０１１年アップル社は、被告に対し条件等を明らかにするように要請した。被告は２０１１年アップルに対し、アップルが求める条件等を明らかにすること、交渉に関する秘密保持契約を締結することを求めた。これを踏まえて両社は秘密保持契約を締結した。被告は、２０１１年ＵＭＴＳ規格の特許のライセンス供与の用意が出来ていることを伝えた。これに対してアップルは、被告提示の条件がＦＲＡＮＤ条件に従ったものと判断できる、他社の情報等を開示するように要請し、意見書において被告提示のライセンス料は法外に高い等と主張した。原告は、平成２３年（２０１１年）９月１６日、本件訴訟を提起した。被告は、２０１２年（平成２４年）アップル社に対して被告の提示が不本意なものであるならば、アップル社において、真摯な対案を提示するよう要請。アップル社は２０１２年（平成２４年）３月４日、ライセンス条件を提示した。これを受けて、被告は前記提示は不合理であり、ＦＲＡＮＤ条件に合致した申出に当たらないと意見を述べた。アップル社は２０１２年（平成２４年）９月１日、クロスライセンス提案を含むライセンス許諾の枠組みを提案する用意がある旨を表明した。アップル社は、２０１２年（平成２４年）９月７日、被告に対し、ライセンス案を提示した。 |
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争点６ 損害賠償請求権の行使
被告が、原告親会社であるアップル社に対し、本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づく標準規格必須宣言特許である本件特許についてのＦＲＡＮＤ条件でのライセンス契約の締結準備段階における重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反していること、かかる状況において、被告は、本日口頭弁論終結日現在、本件製品２及び４について、本件特許権に基づく輸入、譲渡等の差止めを求める本件仮処分の申立てを維持していること、被告のＥＴＳＩに対する本件特許の開示（本件出願の国際出願番号の開示）が、被告の３ＧＰＰ規格の変更リクエストに基づいて本件特許に係る技術（代替的ビット解釈）が標準技術に採用されてから、約２年を経過していたことその他アップル社と被告間の本件特許についてのライセンス交渉経過において現れた諸事情を総合すると、被告が、上記信義則上の義務を尽くすことなく、原告に対し、本件製品２及び４について本件特許に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たるものとして許されないと言うべきである。 |
| 第４ 考察 |
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最近、ＦＲＡＮＤや、標準規格必須特許という言葉を聞くようになった。ＦＲＡＮＤとは、Fair，Reasonable，And Non−Discriminatory Terms and Conditions（公正、合理的かつ非差別的な条件）の略称である。国際的な業界団体では、技術の標準化・普及のために世界共通規格を定め、この技術に関する特許権を保有する者に、業界団体に対しＦＲＡＮＤ宣言をさせ、団体メンバーに対し、誰にでも申出があれば一定の（安い料金）ライセンス料を徴収し、特許権の使用を許諾することができるとするものである。サムスンが主張した特許権はＦＲＡＮＤ宣言したものであり、ライセンス交渉過程のサムスン側の態度を重く見て、損害賠償請求を権利濫用としたものである。裁判所は、特許の有効性を認めた上で、サムスンが国際的な業界団体に対し、他社の特許使用申請に応じる旨の宣言したにも拘わらす、アップルの使用許可申請に誠実に対応しなかったことを認めたものだ。
ＦＲＡＮＤ宣言は、標準化団体に対して行う一方的な宣言であり、この宣言について特許法上如何なる権利を与えるのか、というのが世界的な課題である。ＦＲＡＮＤ宣言した特許権には（ｉ）交渉義務を課する、（ii）差止め請求権を制限する、（iii）独占禁止法違反である（支配的地位の乱用）、（iv）第三者のための契約の成立を認める、（ｖ）特許訴訟における抗弁としてライセンス許諾請求権を与える等、定説はなく議論の途上にある。今後の実務の参考になる部分があるかと思われるので、紹介した。 以上
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