債務不存在確認請求控訴事件(移動通信システムにおける予め設定された
長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置)

解説 FRAND条件でのライセンス料相当額の判断 債務不存在確認請求控訴事件
 携帯電話技術を巡る三星電子(株)とアップルジャパンとの特許紛争について、本解説では、主としてFRAND宣言を伴った特許権の効力について焦点を絞って解説する。
(知財高裁・平成25年(ネ)第10043号 平成26年5月16日判決言渡)
 
第1 事案の概要
 被控訴人(第1審原告)が、被控訴人による本件製品1〜4の生産、譲渡、輸入等の行為は、控訴人(第1審被告)が有する特許第4642898号「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」(本件特許権)の侵害行為に当たらないなどと主張し、控訴人が被控訴人の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた(原審)。
 原判決は、本件製品1及び3は本件特許に係る発明の技術的範囲に属しない、本件製品2及び4は本件特許に係る発明の技術的範囲に属するが、控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は権利濫用に当たると判断し、被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は、これを不服として本件控訴を提起した。

第2 本件の争点
 @本件各製品についての本件発明1の技術的範囲の属否、A本件発明2に係る本件特許権の間接侵害の成否、B特許法104条の3第1項の規定による本件各発明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否、C本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無、D控訴人の本件FRAND宣言に基づくアップル社と控訴人間の本件特許権のライセンス契約の成否、E控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否、F損害額。
(注)本解説では、主としてFRAND宣言を伴った特許権の効力について焦点を絞って、解説する。

第3 前提となる事実の概要
(1) 本件各製品は、第3世代移動通信システムないし第3世代携帯電話システム(3G)の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする民間団体である3GPPが策定した通信規格であるUMTS規格に準拠した製品である。
(2) 3GPPを結成した標準化団体の一つであるETSI(欧州電気通信標準化機構)は、知的財産権(IPR)の取扱いに関する方針として「IPRポリシー」を定めている。
(3) 控訴人(第1審被告)は、ETSIのIPRポリシーに従って、2007年(平成19年)8月7日、ETSIに対し、本件特許を含むIPRが、UMTS規格に関連して必須IPRであるか、又はそうなる可能性が高い旨を知らせるとともに、「公正、合理的かつ非差別的な条件」(FRAND条件)で、取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言(本件FRAND宣言)をした。

第4 本判決の概要
(1) 本件各製品が本件発明1の技術的範囲に属するか
 本件製品1及び3については本件発明1の技術的範囲には属しないが、本件製品2及び4は本件発明1の技術的範囲に属する。
(2) 本件特許に無効事由があるか
 被控訴人が主張した本件特許権についての5つの無効事由をいずれも排斥。
(3) 本件各製品に係る本件特許権が消尽したか
 本件特許権が消尽した旨の被控訴人の主張は前提において失当であると判断し、被控訴人の主張を排斥
(4) 本件FRAND宣言によってライセンス契約が成立したか
 本件FRAND宣言は、契約の申込みとは認められないと判断し、本件FRAND宣言によって本件特許権のライセンス契約が成立するものではないとして被控訴人の主張を排斥
(A)ETSIのIPRポリシーには、「このポリシーは、フランス法に準拠する」との規定がある。従って、フランス法が準拠法となることについては、当事者間に争いがない。フランス法においては、契約が成立するためには、ライセンス契約の申し込みと承諾が必要とされるところ、FRAND宣言については、ライセンス契約の申込みであると解することはできない。
(B)本件FRAND宣言は、本来ライセンス契約において定まっているべき条件を欠き、これをライセンス契約の申込みであるとすると、成立するライセンス契約の内容を定めることができない。
(C)ETSIにおいても、本件FRAND宣言を含めて、そのIPRポリシーに基づいてされたFRAND宣言が直ちにライセンス契約の成立を導くものではないことを前提としていると解される。
(5) 本件特許権の行使が権利濫用に当たるか
 控訴人による損害賠償請求は、FRAND条件でのライセンス料相当額を越える部分では権利の濫用に当たるが、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内では権利の濫用に当たるものではない。
(A)FRAND宣言の目的、趣旨に照らし、同宣言をした特許権者は、FRAND条件のよるライセンス契約を締結する意思のあるものに対しては差止請求権を行使することができないという制約を受けるべきである。
(B)標準規格に準拠した製品を製造、販売しようとする者は、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内で損害賠償金の支払いを請求する限りにおいては、当該賠償金の支払いは、標準規格に準拠した製品を製造、販売する者の予測に反するものではない。
(C)本件FRAND宣言をした控訴人を含めて、FRAND宣言をしている者による損害賠償請求については、
 @FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を認めることは、特段の事情(特許権者が、相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情が存在することについて立証した場合)がない限り許されない。
 AFRAND条件でのライセンス相当額の範囲内での損害賠償請求については、必須宣言特許による場合であっても、特段の事情(諸般事情を総合した結果、当該損害賠償請求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有することを考慮してもなお、ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正と認められる特段に事情が存する)のない限り、制限されるべきではない。

第5 考察
 携帯電話技術を巡る三星電子(株)とアップルジャパンとの特許紛争である。
 本件は、巨大企業同士の大型特許訴訟として世界中で争われている訴訟で、そのうちの一つの日本版と言えよう。本件は知財高裁で5人の裁判官による大合議で行われたことでも注目を集めた事件であった。また、FRAND宣言を伴う特許権の効力についての判断が求められ、注目された事件である。FRAND宣言「標準規格に不可欠な特許として標準化団体に認めて貰う代わりに、他社にも公正に差別なく許可すると宣言したもの」(サムスン)を伴った特許権に関する判断である。そこでサムスンが損害賠償請求できるかが争われた事件である。これに関して国内で初めて、裁判所が一般から意見を公募したことで注目が集まり、8ヶ国から計58件が集まった点でも話題になった。
 実務の参考になる部分があるので紹介した。なお、原審・東京地裁平成23年(ワ)第38969号事件(平成25年2月28日判決言渡)について昨年の10月号(2013年10月10日)で紹介している。
以上


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '14/11/10