被告は、発明の名称を「ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付方法」とする特許第４４４７７９８号（本件特許）の特許権者である。原告は、本件特許を無効とすることを求めて審判請求した。特許庁は、無効２０１５−８０００５８号事件として審理し、被告の訂正請求を認めた上、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした（本件審決）。原告が本件審決の取消を求めて訴えを提起した。知財高裁は、進歩性の判断に誤りがあるとして審決を取消した。
　ここでは、請求項１に係る発明（本件発明１）についての判断部分を紹介する。本件発明１及び、当事者間に争いがない甲１文献（特開平５−１８５２８３号公報）記載の発明（甲１発明）と本件発明１との間の相違点１は次の通り。

【請求項１】
　無鉛系はんだ粉末、ロジン系樹脂、活性剤及び溶剤を含有するソルダペースト組成物において、分子量が少なくとも５００であるヒンダードフェノール系化合物からなる酸化防止剤を含有するソルダペースト組成物。
【相違点１】
　「はんだ粉末」が、本件発明１では「無鉛系」であるのに対し、甲１発明でははんだ粉末の金属組成が特定されておらず、「無鉛系」であるか不明である点。

１　特許庁が無効２０１５−８０００５８号事件について平成２９年１月３０日にした審決を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。

　甲１文献を主引例とする進歩性の判断につき、本件審決は、甲１発明において、本件発明１と甲１発明との相違点１に係る本件発明１の特定事項とすることは当業者が容易に想到し得ることであるが、本件発明１は当業者が予測し得ない格別の効果を奏するものであることから、本件発明１は甲１発明に基づき当業者が容易に発明することができたものではない旨判断する。そこで、この点について検討する。
　甲１文献には分子内に第３ブチル基のついたフェノール骨格を含む酸化防止剤がはんだ粉末の再酸化を防止することが記載されているところ、本件発明１におけるヒンダードフェノール系化合物からなる酸化防止剤は、分子内に第３ブチル基のついたフェノール骨格を含む酸化防止剤に該当するものである。このため、分子内に第３ブチル基のついたフェノール骨格を含む酸化防止剤を含みさえすれば、はんだ粉末の再酸化が防止され、はんだ付け性が向上することは、甲１文献及び技術常識から、当業者が予測し得たことといってよい。
　また、本件発明１においては、酸化防止剤の分子量が少なくとも５００であるとの限定を有するが、以下のとおり、このような限定を付すことによって格別の効果が得られたことを裏付けるに足りる証拠はないから、本件発明１の効果は、甲１文献及び本件特許出願当時の技術常識から当業者にとって予測し得ない格別顕著なものであるとは認められない。
　すなわち、本件明細書には、ヒンダードフェノール系酸化防止剤として、・・を含む実施例１及び・・・を含む実施例２と、酸化防止剤を含まない比較例についてのリフロー試験を行い、実施例１及び２は、プリヒート温度が１５０℃の場合にもはんだ付け性は良好であるが、同温度が２００℃の場合には特に優れ、その他の性能も劣るものはないと記載されている。
　この結果から、ヒンダードフェノール系酸化防止剤として、・・・を含む本件発明１のソルダペーストは、酸化防止剤を含まないソルダペーストとの比較においては、はんだ付け性に優れるということはできる。
　しかし、本件明細書には、ヒンダードフェノール系化合物からなる酸化防止剤として、分子量が５００未満であるものを含むソルダペーストと本件発明１のソルダペーストを比較した試験は記載されていない。そうである以上、本件明細書の記載から、本件発明１は、分子量が少なくとも５００であるヒンダードフェノール系化合物からなる酸化防止剤を含むことにより、甲１発明に対して顕著な効果を奏するということはできない。
　加えて、本件明細書には、本件発明１でヒンダードフェノール系化合物の分子量を少なくとも５００とすることについて、「ヒンダードフェノール系化合物としては、特に限定されないが、…分子量５００以上のものが、熱安定性が優れるという理由で、特に好ましい。」（本件明細書【００１０】）というように、熱安定性に優れるとの記載はあるものの、ヒンダードフェノール系化合物の分子量が５００未満である場合と比較して、リフロー特性に優れるソルダペースト組成物が得られることについては何ら記載されていない。
　そうである以上、本件発明１における酸化防止剤の分子量に臨界的意義があるということはできない。
　被告は、被告実験において、それぞれ分子量５００未満の酸化防止剤である・・・を含むフラックスＢ、Ｃと、それぞれ５００より大きい分子量の酸化防止剤である・・・を含むフラックスＤ、Ｅを用いてソルダペーストを作製し、リフロー試験によって、はんだの溶融状態を評価した結果により、５００より大きい分子量の酸化防止剤を含むフラックスＤ及びＥの方が、分子量５００未満の酸化防止剤を含むフラックスＢ及びＣよりも未溶融率の低いソルダペーストを与えることが証明されている旨主張する。
　しかし、以下のとおり、被告実験からは、５００より大きい分子量の酸化防止剤を含むフラックスの方が、分子量５００未満の酸化防止剤を含むフラックスよりも、未溶融率の低いソルダペーストを与えるということはできない。
　・・・・・こうした点を考慮すると、被告実験により示された結果は、恣意的な評価を排除するために必要な明確な判定基準に基づくものであるとはいい難い。
　そうである以上、被告実験の結果は、フラックスＤ及びＥを用いて作製されたソルダペーストは、フラックスＢ及びＣを用いて作製されたソルダペーストと比較して、リフロー特性に優れるものであることを客観的に示すものということはできない。
　以上より、本件発明１において分子量が少なくとも５００であるヒンダードフェノール系化合物からなる酸化防止剤を用いたことによる効果は、甲１発明及び技術常識から当業者が予測し得ないほどの格別顕著なものということはできない。
　にもかかわらず、本件審決は、本件発明１につき、甲１発明からは当業者が予測し得ない効果を奏するものであり、本件発明１は、甲１発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでないとした点で、その判断に誤りがある。