原告は、発明の名称を「回転ドラム型磁気分離装置」とする発明について特許出願（特願２０１４−２０２８２４号）を行ったところ拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求すると同時に特許請求の範囲を補正した（本件補正）。特許庁は、不服２０１８−１２４９４号として審理し、本件補正を却下し、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（本件審決）をした。原告が本件審決の取り消しを求めて出訴した。
　本件審決の概要は、本件補正後の請求項１に係る発明（本件補正発明）も、本件補正前の請求項１に係る発明も、実願昭５０−１０４５５８号（実開昭５２−１９０８０号）のマイクロフィルム）（引用文献１）に記載されている発明（引用発明）であるから新規性欠如である。新規性が認められるとしても、引用発明及び引用文献１に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから進歩性欠如というものである。
　知財高裁は、「本件補正発明が新規性又は進歩性を欠如するということはできない」として本件審決を取り消した。

１　特許庁が不服２０１８−１２４９４号事件について令和元年７月２２日にした審決を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。

本件補正発明と引用発明との一致点
　本件補正発明と引用発明との一致点及び、相違点は以下のとおり。

一致点
　「複数の磁石を配置した第１の回転ドラムを備え、使用済みクーラント液中の磁性体を分離する回転ドラム型磁気分離装置において、複数の磁石を配置した第２の回転ドラムを備え、前記第２の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと、前記第１の回転ドラム下部に底部材とを備え、前記スクレパーにより掻き取られた磁性体が前記第１の回転ドラムへ誘導される回転ドラム型磁気分離装置。」である点

相違点

相違点１（争いがない） 　本件補正発明は「第２の回転ドラムが使用済みクーラント液中の磁性体を磁化することで、該磁性体を互いに吸着させて大きく」なるものであるが、引用発明は磁性体が互いに吸着して大きくなっているか否かが不明な点

相違点２（争いがない）
　本件補正発明は、「複数の磁石を配置した第２の回転ドラムを、前記第１の回転ドラムよりも使用済みクーラント液が流入してくる手前側に備え、使用済みクーラント液は、第２の回転ドラムから第１の回転ドラムに向かって流れ」ることにより、スクレパーにより掻き取られた磁性体が大きくなった状態のまま「使用済みクーラント液の流れに沿って前記第１の回転ドラムへ誘導される」ものであるが、
　引用発明は、マグネットドラム２５からマグネットドラム２７に向かって混濁液が流れているか否かが明らかでなく、また、カキ取り板３９によって掻き取られた鉄粉が大きくなった状態のまま、混濁液の流れに沿ってマグネットドラム２５からマグネットドラム２７へ誘導されるものであるかが不明である点

相違点３’
　本件補正発明では、第１の回転ドラムと底部材との間にクーラント液の流路を形成するのに対し、引用発明は、上記のような流路を形成しているか否かが不明な点
　これに対し、被告は、引用文献１においては、タンク１７の底部が底部材に相当し、マグネットドラム２７とタンク１７の底部との間に混濁液の流路が形成されるとして、相違点３は存在しないと主張する。
　しかし、本件補正発明に係る特許請求の範囲の記載は、「・・前記使用済みクーラント液は、第２の回転ドラムから第１の回転ドラムに向かって流れ、・・前記第２の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと、前記第１の回転ドラム下部の流路を形成する底部材とを備え、前記スクレパーにより掻き取られた磁性体が大きくなった状態のまま、前記使用済みクーラント液の流れに沿って前記第１の回転ドラムへ誘導されることを特徴とする回転ドラム型磁気分離装置。」というものであり、同記載からすると、第２の回転ドラムから第１の回転ドラムに向かうクーラント液は、第１の回転ドラム下部に第１の回転ドラムと底部材との間に形成された流路を流れるものであって、スクレパーによって掻き取られた磁性体を第１の回転ドラムに誘導するものであると解される。そして、このことは、本件明細書に、・・・と記載されていることからも、裏付けられているということができる。
　したがって、本件補正発明の特許請求の範囲の「流路を形成する」とは、第２の回転ドラムから第１の回転ドラムに向かうクーラント液の流路を形成するものと解すべきである。
　引用文献１には、マグネットドラム２７（第１の回転ドラムに相当）とタンク１７の底部との間にマグネットドラム２５（第２の回転ドラムに相当）からマグネットドラム２７に向かう混濁液の流れが生じていることは記載されていないから、相違点３’は存在し、被告の上記主張は理由がない。

相違点２、３’の判断について

本件補正発明におけるクーラント液の流れ
　第２の回転ドラムから第１の回転ドラムに向かうクーラント液は、第１の回転ドラムの下部に第１の回転ドラムと底部材によって形成された流路を流れるものであり、スクレパーによって掻き取られた磁性体を第１の回転ドラムに誘導するものであると解される。

引用文献１におけるタンク１７内の混濁液の流れ
　引用文献１の記載からすると、・・・、排出口１５からタンク１７内に投入された混濁液の流れがマグネットドラム２７とカキ取り板３９の間隙にまで流れ込み、カキ取り板３９に沿って不純物をマグネットドラム２７に誘導するかどうかは明らかではないというべきである。
　引用文献１の記載からすると、・・・、（排出口１５からタンク１７内に投入された混濁液に含まれる鉄粉等の）不純物がマグネットドラム２５からマグネットドラム２７に移動するのは、カキ取り板３９の表面に沿って送り出されることによるものであり、混濁液の流れに誘導されるものとは必ずしも認められない。
　引用文献１の第３図によると、・・・マグネットドラム２５とマグネットドラム２７の間にあるカキ取り板３９の右側（上側）の部分においては、マグネットドラム２７の回転方向である下から上に向かった混濁液の流れが生じる可能性が高く、したがって、カキ取り板３９に沿ってマグネットドラム２７に不純物を誘導する混濁液の流れが生じているとは必ずしも認められない。
　その他、引用文献１には、マグネットドラム２７とタンク１７の底部の間に、マグネットドラム２５からマグネットドラム２７に向かう、スクレパーによって掻き取られた磁性体を誘導する混濁液の流れが生じていることを読み取ることができる記載があるとは認められないから、当業者が、引用文献１の記載から、引用発明について、上記の流れが生じていることを読み取ることはできず、また、上記の流れが生じる構成とすることを容易に想到するということもできないというべきである。
　したがって、相違点２、３’は、いずれも実質的な相違点であり、かつ、当業者は、これらを容易に想到することができたとは認められない。
　以上のとおり、本件補正発明が新規性又は進歩性を欠如するということはできない。したがって、原告の主張する取消事由は理由がある。

　特許請求している発明（本願発明）の進歩性判断は、本願発明と引用文献記載の発明とを対比し、両者の間の一致点、相違点を認定した上で、引用文献や、その他の副引用文献の記載に基づいて、相違点についての容易想到の論理付けができるかどうか、として進められる。
　今回の判決では、本件特許出願の明細書の記載と、引用文献の明細書の記載とを詳細に対比、検討した上で、特許庁審決では認定されていなかった相違点が両者の間に存在していることを指摘し、この相違点について、容易に想到し得たとすることはできないとして特許庁審決が取り消された。
　進歩性の有無を検討・判断する際の参考になると思われるので紹介した。