原告は、名称を「多色ペンライト」とする発明に係る特許第5608827号（本件特許）の特許権者。被告が本件特許について無効審判請求をした（無効2019‐800025号）。原告が訂正請求し、特許庁は、「特許請求の範囲を訂正後の請求項〔１、２〕について訂正することを認める。訂正後の請求項１及び２に係る発明（本件発明１、２）についての特許を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」とする審決（本件審決）を下し、原告が本件審決の取消しを求めたものである。
　ここでは、「本件発明１は、甲１発明（甲第１号証：インターネットのアドレス　http://monta.moe.in/wp/2013/06-22/02-02_1072に示される、monta@siteの「［レビュー］ボタン電池でフルカラー：カラフルプロ１１０」と題した記事）に記載されている発明）、甲２（特開2005‐235779号公報）に記載された技術事項及び周知の課題（甲１０（登録実用新案第3130801号公報））に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない」とした本件審決が取り消された部分についてのみ紹介する。

１　特許庁が無効2019‐800025号事件について令和2年7月28日にした審決を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。

　進歩性の判断においては、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明又は周知の技術事項があり、かつ、主引用発明に副引用発明又は周知の技術事項を適用する動機付けないし示唆の存在が必要であり、そのためには、まず主引用発明と副引用発明又は周知の技術事項との間に技術分野の関連性があることを要するところ、主引用発明と副引用発明又は周知の技術事項の技術分野が完全に一致しておらず、近接しているにとどまる場合には、技術分野の関連性が薄いから、主引用発明に副引用発明又は周知の技術事項を採用することは直ちに容易であるとはいえず、それが容易であるというためには、主引用発明に副引用発明又は周知の技術事項を採用することについて、相応の動機付けが必要であるというべきである。
　この点、甲１発明と甲２に記載された技術事項は、いずれもＬＥＤを光源として光を放つ器具に関するものである点で共通するものの、甲１発明は筒全体が様々な色で発光するペンライトに係るものであるのに対して、甲２に記載された技術事項は、白色光又は可変色光を提供する照明装置に係るものである点で相違するから、近接した技術であるとはいえるとしても、技術分野が完全に一致しているとまではいえない。そのため、甲１発明に甲２に記載された技術事項を採用して新たな発明を想到することが容易であるというためには、甲１発明に甲２に記載された技術事項を採用することについて、相応の動機付けが必要である。
　本件審決は、甲１発明に、「イエロー」とされる黄色の発色自体に問題が内在しているという課題があり、演色性を向上させるという課題も内在しており、甲２に白色及び黄色の発光ダイオードを含めてＬＥＤ照明装置を構成するという公知の技術事項が記載されており、甲２には演色性を向上させるという技術事項が記載されていることから、甲１発明に甲２に記載された技術事項を採用する動機付けがあり、甲１発明に甲２に記載された技術事項を採用して、黄色発光ダイオードを設けることを容易に想到することができたと判断したものと認められる。
　本件審決は、甲１発明に甲２に記載された技術事項を採用する動機付けがあり、甲１発明に甲２に記載された技術事項を採用して本件発明１を容易に想到することができたと判断する前提として、甲１発明に、「イエロー」とされる黄色の発色自体に問題が内在しているという課題があり、甲１発明に、演色性を向上させるという、甲２と共通の課題があると認定した。
　しかし、甲１発明に、「イエロー」とされる黄色の発色自体に問題が内在しているという課題があるとする本件審決の認定は誤りであるし、また、本件審決が甲１発明の課題に関して認定する「演色性」（本件審決が、甲１０に記載されているように周知の課題といえると認定する事項を含む。）は、甲２に記載された技術事項として認定された「演色性」、すなわち、照明された物体の色が自然光で見た場合に近いか否かという、一般的な意味での「演色性」とは異なる。
　そうすると、本件審決は、甲１発明に甲２に記載された技術事項を採用する動機を基礎づける甲１発明の課題の認定を誤っているものであり、また、甲２に記載された技術事項の内容、甲１発明と甲２に記載された技術事項の技術分野相互の関係を考慮すると、甲１発明には、甲２に記載された技術事項と共通する課題があるとは認められず、そのため、甲１発明に甲２に記載された技術事項を採用する動機付けがあるとは認められない。
　したがって、甲１発明に甲２に記載された技術事項及び周知の課題（甲１０）を採用して、黄色発光ダイオードを設けることを容易に想到することができたとは認められず、これを容易に想到することができたとする本件審決の判断は誤りである。
　仮に甲１発明に甲２に記載された技術事項を採用する動機付けがあり、甲２に記載された技術事項を甲１発明において採用し、甲１発明において黄色発光ダイオードを備えたとしても、黄色発光ダイオードが単独で発光することにより得られる黄色の発光色、及び、前記黄色発光ダイオードとそれ以外の１つ又は２つの発光ダイオードから発せられる光が混合することにより得られる発光色という、相違点１に係る本件発明１の構成を容易に想到することができたとは認められない。
　なお、本件発明１は、黄色ＬＥＤを追加した上で、白色ＬＥＤとそれ以外の１つ又は２つのＬＥＤから発せられる光が混合して発光色を得、黄色ＬＥＤとそれ以外の１つ又は２つのＬＥＤから発せられる光が混合して発光色を得るとの構成をとることによって、電圧が低下した状態においても発色のバランスを保つことができるものであり、このような発明の効果は、甲１発明及び甲２に記載された技術事項から予測できるものとはいえないから、この点からしても、甲１発明に甲２に記載された技術事項を採用することによって本件発明１を容易に想到することができたとは認められない。

　進歩性の判断において、「主引用発明と副引用発明の技術分野が完全に一致しておらず、近接しているにとどまる場合には、技術分野の関連性が薄いから、主引用発明に副引用発明を採用することは直ちに容易であるとはいえず、それが容易であるというためには、主引用発明に副引用発明の技術事項を採用することについて、相応の動機付けが必要であるというべきである」として、主引用発明の課題の認定、副引用文献の技術内容、主引用文献、副引用文献に記載された技術事項の技術分野相互の関係などが詳細に検討され、主引用発明、副引用文献に記載された技術事項及び周知の課題に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとしていた特許庁審決が取り消されたものである。
　実務の参考になるところがあると思われるので紹介した。