特許権侵害損害賠償請求事件における損害額の認定で、特許法第１０２条第２項の規定の適用と、同条第3項の規定の適用に関する判断が知財高裁大合議判決で示された。
　知財高裁は、被控訴人（一審被告）による被告製品１及び２の輸出又は販売が、控訴人（一審原告）が所有する発明の名称を「椅子式マッサージ機」とする特許第４８６６９７８号（本件特許Ｃ）の侵害に当たると判断し、被告製品１及び２の販売等の差止請求を認容するとともに、被告製品１及び２に係る損害賠償請求を3億9154万9273円及び遅延損害金の支払を命じる限度で一部認容した。
　ここでは、被告製品１に係る損害額の推定における特許法第１０２条第２項の規定の適用と、同条第３項の規定の適用に関する判断部分を、知財高裁が公表した「判決要旨」から紹介する。
　なお、特許法第１０２条第２項は、特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者が受けた損害の額と推定すると規定し、
　特許法第１０２条第３項は、特許権者は、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができると規定し、同条５項本文（令和元年改正特許法による改正前の同条４項本文）は、同条３項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げないと規定している。

(１)被控訴人が被告製品１の輸出により得た利益の額（限界利益額）は、特許法１０２条２項により、控訴人が受けた損害額と推定される（以下、この推定を「本件推定」という。）。
(２)被控訴人は、�@特許発明が被告製品１の部分のみに実施されていること、�A市場における競合品の存在、�B市場の非同一性、�C被控訴人の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、�D被告製品１の性能（機能、デザイン等）は、本件推定の覆滅事由に該当する旨主張するところ、�@及び�Bは、覆滅事由に該当するものと認められるが、�A、�C及び�Dは、覆滅事由に該当するものと認めることはできない。
(３)そして、上記�@及び�Bの覆滅事由の内容、本件特許Ｃに係る発明の技術的意義等を総合考慮すると、被告製品１の購買動機の形成に対する本件特許Ｃに係る発明の寄与割合は特定の割合と認められ、この割合を超える部分については被告製品１の限界利益額と控訴人の受けた損害額との間に相当因果関係がないものと認められる。
(４)したがって、本件推定は、上記限度で覆滅されるから、控訴人の同項に基づく損害額は、被告製品１の限界利益額のうち、上記割合に相当する金額と認められる。
(５)特許権は、特許権者の実施許諾を得ずに、第三者が業として特許発明を実施することを禁止し、その実施を排除し得る効力を有すること（特許法６８条参照）に鑑みると、特許法１０２条３項は、特許権者が、侵害者に対し、自ら特許発明を実施しているか否か又はその実施の能力にかかわりなく、特許発明の実施料相当額を自己が受けた損害の額の最低限度としてその賠償を請求できることを規定したものであり、同項の損害額は、実施許諾の機会（ライセンスの機会。以下同じ。）の喪失による最低限度の保障としての得べかりし利益に相当するものと解される。
(６)一方で、特許法１０２条２項の侵害者の侵害行為による「利益」の額（限界利益額）は、侵害品の価格に販売等の数量を乗じた売上高から経費を控除して算定されることに照らすと、同項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益に相当するものと解される。
(７)特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解される。
(８)そうすると、特許法１０２条２項による推定が一部覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条3項の適用が認められると解すべきである。
(９)そして、特許法１０２条２項による推定の覆滅事由には、同条１項と同様に、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由と、それ以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由があり得るものと解されるところ、上記の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特許権者は、特段の事情のない限り、実施許諾をすることができたと認められるのに対し、上記の販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきものと解される。
(10)本件推定の覆滅事由は、特許発明が被告製品１の部分のみに実施されていること及び市場の非同一性を理由とするものであり、いずれも特許権者の実施の能力を超えることを理由とするものではない。
(11)しかるところ、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、被控訴人による被告製品１の各仕向国への輸出があった時期において、控訴人製品１は当該仕向国への輸出があったものと認められないことから、当該仕向国のそれぞれの市場において、控訴人製品１は、被告製品１の輸出がなければ輸出することができたという競合関係があるとは認められないことによるものであり、控訴人は、当該推定覆滅部分に係る輸出台数について、自ら輸出をすることができない事情があるといえるものの、実施許諾をすることができたものと認められる。
(12)一方で、本件特許Ｃに係る発明が侵害品の部分のみに実施されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、その推定覆滅部分に係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品１に対し本件特許Ｃに係る発明が寄与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このような本件特許Ｃに係る発明が寄与していない部分について、控訴人が実施許諾をすることができたものと認められない。
(13)そうすると、本件においては、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についてのみ、特許法102条3項の適用を認めるのが相当である。
(14)控訴人の被告製品１に係る損害額は、特許法１０２条２項に基づく損害額と市場の非同一性を理由とする同項の推定の推定覆滅部分に係る同条３項に基づく損害額の合計額である。

　特許権侵害損害賠償請求事件における損害額の推定で、特許法１０２条２項による推定が一部覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条３項が適用されるとした上で、特許法１０２条２項の推定の覆滅事由のうち、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については同条３項の適用を否定し、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については同条３項の適用を認めたものである。
　実務の参考になるところがあると思われるので紹介した。