発明の名称を「ワクチンアジュバントの製造の間の親水性濾過」とする特許第5754860号（本件特許）に対する特許無効審判請求事件（無効2021‐800005号）において、発明の進歩性を認めて請求棄却としていた特許庁審決（本件審決）が取り消されたものである。
　進歩性判断の対象となった本件特許の請求項１記載の発明（本件発明）は以下の通りである。

【請求項１】
　スクアレン含有水中油型エマルジョンを製造するための方法であって、該方法は、 (�@) 第１の平均油滴サイズを有する第１のエマルジョンを提供する工程；
(�A) 該第１のエマルジョンを微小流動化して、該第１の平均油滴サイズより小さな第２の平均油滴サイズを有する第２のエマルジョンを形成する工程；および
(�B) 該第２のエマルジョンを、0.3μm以上の孔サイズを有する第１の層と0.3μmより小さい孔サイズを有する第２の層とを含む親水性二重層ポリエーテルスルホン膜を使用して、濾過し、それによって、スクアレン含有水中油型エマルジョンを提供する工程、
　を包含する、方法。

　本件審決は、甲11(Humana Press,Inc.発行の「Methods in Molecular Medicine」42巻(2000年)の211〜228頁に掲載された「The Adjuvant MF59: A 10-Year Perspective」(Gary Ott ら著))に記載された発明(甲11発明)と本件発明との間の相違点１を次のように認定した。

（相違点１）
　濾過で使用される「膜」が、本件発明では、「0.3μm以上の孔サイズを有する第１の層と0.3μmより小さい孔サイズを有する第２の層とを含む親水性二重層ポリエーテルスルホン膜(親水性二重層PES膜)」であるのに対し、甲11発明では、「0.22μm」の膜であって、上記の構成の膜であることの規定がない点。
　その上で、本件審決は、「当業者は、本件発明と引用発明との相違点に係る本件発明の構成に容易に想到し得たとはいえず、かつ、本件発明は、予期し得ない優れた効果をもたらす。」と判断していた。
　ここでは、甲11発明に基づく本件発明についての進歩性判断に関する部分のみを紹介する。

１ 特許庁が無効2021‐800005号事件について令和5年2月20日にした審決中、特許第5754860号のうち特許請求の範囲の請求項1から36まで及び38から54までに係る特許についての特許無効審判請求は成り立たないとした部分を取り消す。
２ 訴訟費用は承継参加人の負担とする。
３ 承継参加人のため、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

本件発明と甲11発明との間の相違点
　本件発明と甲11発明とを対比すると、両者の間には、次の相違点Ａが存在するものと認めるのが相当である。

（相違点Ａ）
　濾過工程について、本件発明においては、「0.3μm以上の孔サイズを有する第１の層と0.3μmより小さい孔サイズを有する第２の層とを含む親水性二重層ポリエーテルスルホン膜を使用して、濾過」する工程と特定されているのに対し、甲11発明においては、「バルクエマルジョンを窒素下で0.22μm膜に通して濾過し、大きな粒子を取り除いて、平均粒径が約150nm、1.2μm以上の粒子がml当たり0.2×106個程度であるMF59C.1アジュバントエマルジョンの50L規模のバルクを手に入れる工程、得られたアジュバントエマルジョンのバルクを0.22μm膜に通して滅菌濾過する工程」と特定されている点。
　甲11記載の発明につき、上述したとおりに認定すべきであるから、本件発明と甲11記載の発明との間に本件審決が認定した相違点１が存在するとの主張は採用することができない。

相違点Ａに係る本件発明の構成の容易想到性
周知技術の認定
　丙4（甲15）（Sartorius社が2007年に発行した製品カタログ）の記載によると、本件製品（本件発明の要件を満たす親水性二重層PES濾過膜「Sartopore　R　2」）は、孔サイズが0.45μmである予備濾過膜及び孔サイズが0.2μmである最終濾過膜からなる親水性異質二重層ポリエーテルスルホン膜を備えるものであると認められる。また、証拠及び弁論の全趣旨によると、本件製品は、本件優先日当時に市販されており、本件製品が備える上記の膜は、本件優先日当時の当業者に広く知られていたものと認められる（なお、参加人も、この点を特段争うものではない。）。したがって、本件製品の上記の膜を用いて濾過を行うことは、本件優先日当時の周知技術（本件周知技術）であったものと認めるのが相当である。

本件周知技術の引用発明への適用
　相違点Ａに係る本件発明の構成と本件周知技術とを比較すると、本件周知技術は、相違点Ａに係る本件発明の構成に相当するものであるから、以下、本件優先日当時の当業者において、甲11発明に本件周知技術を適用し（本件適用）、相違点Ａに係る本件発明の構成に容易に想到し得たか否かについて検討する。

本件適用に係る動機付けの有無
技術分野
　本件周知技術は、甲11発明が属する技術分野を包む技術分野に属する技術であると認めるのが相当であり、甲11発明と本件周知技術とは、その属する技術分野を共通にするといえる。

甲11発明が有する課題
　甲11には、本件適用を動機付けるような課題の記載はみられない。
　しかしながら、証拠（甲20、甲65の記載）によれば、ワクチンアジュバントのエマルジョンの製造に用いられる濾過膜については、その品質を向上させるため、�@細菌を効果的に保持すること、�A総処理量が大きいこと及び�B流速が妥当なものであることが求められているものと認められ、それのみならず、そもそもワクチンアジュバントのエマルジョンの製造に用いられる濾過膜において、上記�@から�Bまでの要請が達成されることにより当該濾過膜の品質の向上につながることは、これらの要請の内容に照らし、本件優先日の当業者にとって自明であったというべきである。したがって、甲11発明には、これらの要請を達成するとの課題（本件課題）が内在しており、甲11発明に接した本件優先日当時の当業者は、甲11発明が本件課題を有していると認識したものと認めるのが相当である。

本件課題の解決手段
　証拠（丙4、甲65の記載）及び弁論の全趣旨によると、本件製品が備える親水性異質二重層ポリエーテルスルホン膜をワクチンアジュバントのエマルジョンの製造（濾過）に用いることにより、本件課題をいずれも解決することができるものと認めるのが相当であり、本件優先日当時の当業者において、甲11発明に本件周知技術を適用する動機付けがあったものと認めるのが相当である。

本件適用に係る阻害要因の有無
　本件周知技術における予備濾過膜の孔サイズが0.45μmであることは、本件適用に係る阻害要因ではなく、その他、本件適用に係る阻害要因があるものと認めるに足りる証拠はない。
　以上のとおりであるから、本件優先日当時の当業者は、甲11発明に本件周知技術を適用することにより、相違点Ａに係る本件発明の構成に容易に想到し得たものと認めるのが相当である。

本件発明が奏する効果
　本件明細書の実施例4の【表3】中の回収率の低いものとして比較対象となる膜の材質や孔サイズは本件明細書中では十分に開示されておらず、仮に事後的に甲36において示された材質や孔サイズを前提としたとしても、例えば、フィルタ２とフィルタ７を比較すると、同じ孔サイズの場合、最終フィルタの材質がPES(親水性二重層ポリエーテルスルホン膜)であるものよりもPVDF（PESではない親水性二重層フィルタ）であるものの方が回収率が高くなっているなど、これらのデータだけでは、顕著な回収率が本件発明に係る親水性二重層ポリエーテルスルホン膜の効果によるものであるとの証明がされているとはいえない。
　それのみならず、証拠（丙4）の記載、本件製品の膜が95%閉塞するまでにおける総処理量が約90kgである旨のグラフ等によると、本件製品を用いて50L程度のエマルジョンを濾過した場合、膜の詰まりの程度が低く抑えられ、本件明細書に記載された程度の高い回収率を実現し得ることは、本件優先日当時の当業者にとって容易に理解し得たものと認めるのが相当である（なお、本件明細書の段落【0197】も、実施例4における低回収率の原因は膜の詰まりであるとしている。）。
　以上によると、本件各要件を全て満たす親水性二重層ポリエーテルスルホン膜を使用した場合と当該膜を使用しない場合とを比較し、前者の場合に得られる本件効果が当業者において予測することができない顕著なものであったとする主張の妥当性には疑問がある上、参加人が主張する本件効果は、甲11発明に本件周知技術を組み合わせた構成（本件発明の構成）が奏するものとして本件優先日当時の当業者が予測することのできないものであったと認めることはできず、また、当該構成から当該当業者が予測することのできた範囲の効果を超える顕著なものであったと認めることもできないというべきである。
　以上のとおりであるから、本件発明は、本件優先日当時の当業者において甲11発明に基づき容易に発明をすることができたものであり、進歩性を欠くものである。これと異なる本件審決の判断は誤りである。

　進歩性の存在を認めた特許庁審決が誤りであるとして取り消された判決である。実務の参考になるところがあると思われるので紹介した。