第２６回、第３１回で議論された内容である。登録対抗制度を廃止して「当然対抗制度」を導入する方向で進められている。
当然対抗制度を導入した場合には、「通常実施権が許諾された日付をもって、通常実施権が対抗要件を備えた日付と扱われる」こととなる。
（ａ） 一般に当事者間の秘密保持がなされている契約の中で、通常実施権が許諾されている特許権が譲渡される際に、特許権を譲り受ける側が通常実施権の有無や内容についてどのように事前確認と守秘義務の関係の調節をするか検討している。とりわけ特許権者の譲受人への「告知義務」をどう規定するか、あるいは規定しないかを検討している。
Ａ案（有力）として「告知義務」は規定せずに、民法上の瑕疵担保責任の規定により譲受人を保護する。Ｂ案として「告知義務を法律上規定する案もあるが、特許権取引に限って、なぜ法律上規定するか合理的な理由が無いようである。
（ｂ） 当然対抗を導入した場合、後に通常実施権者がその日付を遡らせる仮装をどう防止するかが論点となっている。Ａ案として「通常実施権の対抗につき、確定日付にある証書（公証証書など）によって許諾されていることを条件としない」、Ｂ案として「条件とする」案が上がっている。中小企業をはじめ公証制度などに慣れていない手続を義務化すること、ライセンスは国際的に交わされおり国際的な制度調和をどう図るか、「（登録制度廃止後は）通常実施権の譲渡等の第三者対抗要件については確定日付のある証書によることが条件とされる方向性」との均衡等を調節している。
（ｃ） 現行法上の登録通常実施権者が有する特許権の放棄等に係る許諾義務をどう保障するのか検討している。
- 特許権等の放棄（特９７条１項２項）
- 特許出願の放棄（特３８条等）
- 訂正審判の請求（特１２７条）
- 仮専用実施権の放棄（特３４条の２第７項）
- 国内優先（特４１条１項但書、実８条１項但書）
- 出願変更関係（特４６条の２第４項、実１０条９項、意１３条５項）
I-(2) 独占的ライセンス制度の在り方
未だ、議論されていない。今回の報告書では見送られる方向である。
I-(3) 特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁
未だ、議論されていない。今回の報告書では見送られる方向である。
第２８回、第３１回で審議された。侵害訴訟の判決確定後に確定した審決の全てについて再審事由となることを制限し、また制限の方法としては確定審決の遡及効を制限する方法によるという方向性である。また、関連する論点については、以下の方向性である。
（ａ） 「差止を命じる判決」については、訂正認容審決が確定した場合についても、無効審決が確定した場合と同様に、差止は解除されるべきとしている。また、その手段として、無効審決が確定した場合及び訂正認容審決が確定した場合の両者とも、請求異議訴訟（民事執行法３５条）を提起するという手段が考えられるとしている。
（ｂ） 「上告等の制限の要否（遡及効が制限される審決の範囲の拡張の要否）」については、判決確定後に確定した審決の遡及効を制限すれば必要十分であり、事実審口頭弁論終結後に確定した審決の遡及効までも制限する必要はないとしている。
（ｃ） 「延長登録無効審判との関係（延長登録無効審決の遡及効の制限）」については、延長登録無効審決についても特許法第１０４条の３に基づく主張立証ができることを立法により明らかにすると共に、延長登録無効審決確定の遡及効も制限するべきとしている。
（ｄ） 「補償金請求訴訟との関係」については、侵害訴訟との関係でのみならず、補償金請求訴訟との関係においても、確定審決の遡及効を制限すべきとしている。
（ｅ） 「仮処分との関係」については、仮処分との関係においても確定審決の遡及効を一律制限する案、「仮処分命令→本訴認容確定→無効確定」のケースのみ仮処分との関係においても確定審決の遡及効を制限する案、又は仮処分との関係においては確定審決の遡及効を一律制限しない案のいずれかとすべきとしている。
その後の審議で「仮処分との関係では確定審決の遡及効を一律制限しないこと」とすべきとしている。
II-(2) 特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
第２８回で議論されており、「ダブルトラック」については、現行どおり両ルートの利用を許容する方向性である。
「ダブルトラック」について指摘される問題を解消するためには、「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い」で扱われる課題の解決、無効審判の更なる審理の迅速化等侵害訴訟における進行調整の運用の改善を図ることが必要であるとしている。更に、その上で、侵害訴訟ルートと無効審判ルートのそれぞれの制度の特徴、技術専門性を活かし紛争処理において無効審判が有効に活用されている現状、無効審判と侵害訴訟の関係に関するキルビー判決や特許法１０４条の３の制定等に至るこれまでの検討経緯などを踏まえて、上記のような方向性としている。
なお、特許制度小委員会の座長を務めている東大の大淵教授が「Ｊｕｒｉｓｔ」2010/8/15号に『ダブルトラック問題を中心とする特許法の喫緊の諸課題』と題する論文を執筆しているので参考にされたい。当面の課題と、将来の法制度のイメージ（賛否はあると思うが）とを語っている。
II-(3) 審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方
第２９回、第３１回で審議され、国際的制度調和の観点から問題を指摘する意見はあったものの、現行無効審判の基本構造を変更しない案を推す意見が多数であった。そして明細書・請求の範囲の一覧性が欠如する事態（明細書等の確定にあたり、確定時期の異なる別の特許請求の範囲又は明細書を参照する必要が生じる事態）を解消することへ配慮しつつ、請求項毎に訂正の許否判断及び審決の確定を扱うこととする方向性で概ね意見の一致をみたようである（下記表のＢ－１案）。
各案の概要
Ｂ－１案の取扱い
訂正の許否判断 |
審決の確定 | 審理の基本単位 | |||
| 無効審判 | 訂正審判 | 無効審判 | 訂正審判 | ||
| Ａ案 （請求項単位案） |
請求項ごと | 請求項ごと | 請求項 | 請求項 | |
| Ｂ－１案 （中間案１） |
・原則、請求項ごと ・引用関係にある請求項について訂正があり従属項の書き下し４をしない場合は一体不可分に扱うとともに、明細書の束の発生を防止する |
・原則、請求項ごと ・引用関係にある請求項について訂正があり従属項の書き下しをしない場合は一体不可分に扱うとともに、明細書の束の発生を防止する |
請求項 | 請求項 | |
| Ｂ－２案 （中間案２） |
一体不可分 | ・訂正認容の場合は一体不可分 ・その他は請求項ごと |
一体不可分 | 請求項 | 特許権 |
Ｂ－１案の取扱い
| 特許請求の範囲の取扱い | 原則として請求項ごとで扱うが、他の請求項（被従属項）を引用する従属項については、引用関係上必要な範囲内で引用元の請求項との間で訂正の許否判断及び審決の確定を一体不可分に扱う。 |
| 明細書の取扱い | 明細書の訂正を禁止する |
（ａ） 特許請求の範囲の訂正の扱い
原請求項毎に扱うこととし、他の請求項を引用する従属項については、引用関係上必要な範囲内で引用元の請求項と一体不可分に扱うこととする。また、特許請求の範囲の一覧性の問題が生じることに鑑み、このような例外的な場合については、以下のいずれかの手当を行う。
- 請求項の書き直しをすることにより、一覧性のある特許請求の範囲を確保する新たな手続を導入する。例えば、 ① 特許庁からの命令を受けて、特許権者等が請求の範囲の書き直しをできるようにする。 ② 特許権者に代わって特許庁審判官が請求項の書き直しをする、等である。
- 審決公報による特許請求の範囲の公示に工夫をすることによって一覧性の問題を軽減する（下記図参照）。例えば、各請求項に係る特許発明の把握に当たり、参照すべき特許請求の範囲を読み易いように並べて記載する、等である。
請求項の削除訂正を行った場合における審決公報（案）［項番ずれ禁止］
上記のように、特許請求の範囲の訂正を原則請求項毎に取り扱うことを前提に明細書の訂正の扱いについて、以下のいずれかの手当を行う。
- 明細書の訂正を禁止する。
- 明細書の訂正を現行通り認め、訂正手続により例外的に明細書の束が発生する場合については、審決公報による明細書の公示に工夫をすることによって、一覧性の問題を軽減する（下記図参照）。例えば、 ① 各請求項に係る特許発明の把握に当たり、参照すべき明細書を一覧形式で記載する。 ② 読み分けなければならない明細書の記載を読み易いように並べて記載する、等である。
明細書の公示の工夫をした審決公報（案①、②）
無効審判の訂正と同じ扱いとする。
ＩＩ－（４）無効審判ルートにおける訂正の在り方
第２９回で議論されており、キャッチボール現象を発生させないため、「予告審決」とそれに応じて訂正請求ができる手続を導入するとともに、訴訟提起後の訂正審判は請求できないとする制度を、手続の効率性や、紛争の早期解決という視点を考慮しつつ、検討している。
具体的には、審判請求から口頭審理までは現行制度と同様に審理を進め、「審決をするのに熟した」と判断されるときに、審判合議体は判断を当事者に開示する手続（仮に「予告審決」とする。その後「審決予告」に表現を変更した）をして、現行制度の審決と同内容として、特許権者が「予告審決」中に示された合議体の判断を踏まえて訂正請求をすることができるようにする方向性である（下図）。
請求項の削除訂正を行った場合における審決公報（案）［項番ずれ禁止］
なお、訂正の機会を与える必要はないと考えられる場合には、「予告審決」を行うことなく、直ちに審決を出すこととする。
また、特許庁の試算によれば、現行制度で「キャッチボール現象」が発生した場合に比べて、１００日程度は審理期間を短縮できると見込んでいる。
II-(5) 無効審判の確定審決の第三者効の在り方／同一人による複数の無効審判の請求の禁止
第２９回、第３１回で審議された。
（ａ） 特許法第１６７条の第三者効の規定について、維持・削除の方向から、憲法上の疑義について（憲法第３２条「裁判を受ける権利」が奪われているか）、実務上の問題について（解釈に問題点がないとは言えないが、大きな弊害は生じていないという。同一事実同一証拠に基づく審判請求を行うことはほとんど無い）、公示の不都合について（特許法第１０４条の３に基づく無効抗弁が認められた後でも、先の無効審判と同一事実同一証拠によって無効審判請求ができないことになるから実質的に利用できない特許が原簿上残る事象が生じる）、について検討を要する意見があった。
特許法第１０４条の３に基づく無効抗弁、差止請求権、損害賠償権請求権の不存在の確認の訴えにおいて争う機会が存在することを考慮しても、判決効が第三者に拡張されている各訴訟類型との対比に基づく検討により（第３１回の配布資料参照）、憲法上の疑義は完全には払拭されないとされている。一方、特許法第１６７条の第三者効を削除しないままとすると、上記公示の不都合が存続することとなり、その点も問題がなお残るとしている。
以上のことを鑑みて、特許法第１６７条の第三者効については削除する方向性である。
（ｂ） 無効審判制度は、主に紛争解決を目的として利用されている一方、公益的機能も有すると考えられるところ、夫々の視点から総合的には、同一人による複数の無効審判請求を制限し、一回的な解決を目指すという方向性は導き難いと整理されている。また、最近の無効審判に係る制度改正が審理促進を念頭に行われているという経験や、制度利用者の実務上の意見なども勘案すれば、現時点の結論としては、現行制度を維持すべきとされる方向性である。
一方で、 ① 審判請求書の要旨を変更する補正の制限規定、 ② 公益の任務を負う審判官の職権主義の在り方、 ③ 審決取消訴訟における審理範囲の在り方、等を総合的に考慮して複数の無効審判請求の制限について検討すべきとの指摘もあり、無効審判制度の基本的な趣旨・目的等も含めた在り方について、今後（将来的に）、引き続き検討する方向性である。
第２７回で議論され、概ね現行制度維持であるが、差止請求権の制限について立法による手当の要否を検討する際に、以下の点について留意する方向性である。
（ａ） どのような場合であれば、差止請求権が制限されるべきであるか。
（ｂ） 民法上の権利濫用の範囲を超えるような、差止請求権の制限規定を、特許法に導入するか。 （ｃ） 民法上の権利濫用の範囲内に、差止請求権の制限をとどめる場合、
- 差止請求権の制限に関する根拠規定を、特許法に導入する必要があるか。
- 具体的な要件・考慮要素等を規定するか、または、一般条項に止めるか。
第２７回で議論された。現行制度では、冒認行為又は共同出願違反行為に対して、真の権利者が採り得る手段としては、以下のものがある。
（ａ） 無効審判請求（特許法第１２３条第１項第２号、第６号）
（ｂ） 損害賠償請求。不法行為に基づく冒認又は共同出願違反をした者に対する損害賠償請求が認められる可能性がある（民法第７０９条）。
（ｃ） 新規性喪失の例外を利用した新たな特許出願（特許法第３０条第２項）
（ｄ） 出願人名義の変更・特許権の移転登録手続。特許法上明文の規定はないが、裁判例によれば、真の権利者は、 ① 特許権設定登録前の出願人名義変更（真の権利者は、特許を受ける権利（又はその持分）を有することの確認訴訟の確定判決を得ることにより、単独で冒認又は共同出願違反の出願の出願人名義を変更すること）が認められており、 ② 特許権設定登録後の特許権の移転登録手続（真の権利者が自ら出願していた事案において、特許権の移転登録手続請求した場合）が認められた事例がある。
しかし、真の権利者による特許権の取得という観点からは上記（ａ）（ｂ）では目的を達せられず、（ｃ）（ｄ）についても、十分とはいえないとして、真の権利者による特許権の取得を可能にするため以下を検討する方向性である。
- ① 出願日遡及制度
- ② 移転請求制度（有力）
III-(3) 職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備
第２６回で検討され、憲法上、裁判は公開法廷で行うことが原則とされている（憲法第８２条第１項）ことから、「職務発明訴訟における尋問の公開停止規定」の導入に当たっては、憲法上の裁判の公開原則との関係を議論している。
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憲法 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 ２ 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 |
① 使用者側が、尋問において、自己の営業秘密を自ら陳述・証言する場合、 ② 従業者側が、尋問において、（自己の営業秘密ではなく）使用者側の営業秘密を陳述・証言する場合、に分けて尋問の公開停止規定の可能性と適用範囲について、検討をしている。
その後、第３３回でも審議され、本件は今回の改正では見送られた。
| 根拠条文 （特許法） |
対象手続 | 主観的要件 ／回復申請可能期間 |
第三者保護規定 |
| 第３６条の２ | 外国語書面出願における翻訳文の提出 | Due Careに相当する主観的要件／ 理由消滅から２月又は期間経過から１年のいずれか早い期間 |
不要 |
| 第１８４条の４ | 外国語特許出願（ＰＣＴ）の翻訳文の提出 | 同上 | 不要 |
| 第１１２条の２ | 特許料の追納 | 同上 | 現行と同様 |
第３０回で検討され、以下のような救済を導入する方向性である。
IV-(2) 大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方
第３０回で検討された。新たな改正をせずに、現行制度において、最低限の様式の準備と国内優先権制度の利用により、大学等の研究者が、論文をベースに一刻を争って出願したいという声に応える方向性である。
ただし、その際、論文をベースに出願をした場合におけるリスクの注意喚起を行うことや産学連携機能の強化、大学のスタッフ及び弁理士等による人的支援、並びに大学等に対する普及啓発活動の強化も併せて行う方向性である。
IV-(3) グレースピリオドの在り方
第３０回で検討された。グレースピリオドの適用対象となる公表については、国際的な制度調和の議論を考慮した上で、特許制度の利便性を高め、大学・研究機関等による発明の権利化の可能性を拡げるという視点から、「学術団体・博覧会の指定制度」を廃止し、本人による発明の公表を一律に救済対象とする方向性である。なお、その際に、先願主義の下では、グレースピリオドはあくまで例外的救済措置である点をユーザーに周知しつつ、諸外国の制度によっては特定国で権利化が困難となる可能性があることについて注意喚起する。
なお、猶予期間や手続については、現行制度を維持する方向性である。
IV-(4) 特許料金の見直し
第３０回で検討された。出願料は概ね実費程度であり、これ以上の引下げを行っても出願人への還元は限定的なものとなり、特許料も国際的に見ても遜色のない水準となっている。他方、審査請求料に関しては、例えば米国において特許権取得に要する費用と比しても割高となっていること、利用者の料金引下げに関するニーズ高い、という事情が認められる。したがって、今般の料金引下げについては、審査請求料（特に基本料金部分）に重点を置いて行う方向性である。
また、海外への出願に関連して、我が国特許庁が国際出願の調査報告書を作成する際、当該国際出願の優先権基礎出願の審査結果を利用できる場合に国際調査手数料が減額される。今般の料金見直しに際し、企業の海外出願に関する費用を低減し、海外特許の取得を後押しするため、上記の場合における手数料の減額幅を拡大する方向での検討を行う方向性である。
また、減免制度については、特許制度としてイノベーションを強く支援するため、 ① 減免制度対象者を個人・中小企業全般に拡充する、 ② 特許料の減免期間を拡大する、 ③ 減免対象とすべき発明の範囲を特定の職務発明に限らず、中小企業による出願全般を減免対象とする、方向性である。併せて、手続書類の簡易化とその場合の弊害の是正について検討している。