判例アラカルト４ |
|---|
| ４．職務発明における相当の対価 | |
| 事件の表示 |
|
平成１１年（ネ）第３２０８号 補償金請求控訴事件 （東京高裁 平成１３年５月２２日判決） 原告Ｘ 被告Ｙ |
| 事案の概要 |
|
原告Ｘは、被告Ｙの社員で昭和５２年、発明の名称「ピックアップ装置」とする発明をした（特公昭６１−１８２６１号公報。以下「本発明」という。）。この発明は職務発明なので、発明考案取扱規定により、被告Ｙは該発明の特許を受ける権利を譲り受け、これを本発明を含めて７つに分割した。 原告Ｘは退職後被告Ｙに対し、本件特許譲渡に対する相当の対価（特許法３５条３項）、２億円の支払いを求める訴えを東京地裁に提起した。 東京地裁は、平成１１年４月１６日、訴えの一部を認容し、被告Ｙに対し、原告Ｘに２，２８９，０００円の支払を命じたが、当事者双方が不服として、控訴を提起した。 |
| 判旨 |
|
一．被告Ｙの勤務規則等の性質 被告Ｙは、勤務規則その他の定めにより、職務発明に係る特許権等の被告Ｙに対する承継等だけでなく、承継等の「相当の対価」も被告Ｙが一方的に定め得ると主張したのに対し、控訴審は、以下の通り判示した。 特許法３５条３項は「従業員等は、契約、勤務規則その他の規定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払いを受ける権利を有する」と定めている。 この立法趣旨に照らせば、使用者等が、一方的に、特許権譲渡の対価を定めることができ、従業者等がそれに拘束されるのでは、使用者等の利益に偏する結果となり妥当でない。従って、特許法３５条３項、同４項は強行規定と解釈すべきである。原告Ｘが提出した誓約書により、就業規則、その他の諸規則について包括的な同意があったとする主張に対し、法の趣旨からは、対価の額に何らかの合意がされた事実等がなければ、対価請求権を放棄したとすることはできない。原告Ｘが規定による報奨金を数回に亘り異議なく受領した事実実体では、その余の対価請求権を放棄した意思表示とは認められず、前記の意思表示を認めるには、特別の事情が必要であるが、これに該当する事実はない。 二．原告Ｘが受けるべき利益の額 原審は、利益計算の基礎をライセンスに対するロイヤリティーとし、その額は５，０００万円が相当であるとした。控訴審は、本件特許は諸隈発明の利用発明であること、各社との交渉では諸隈特許が中心的な交渉の対象となり、本件特許及び前記分割特許には重きが置かれていなかったこと、ソニーは諸隈特許の存続期間満了後は、実施料を払っていないこと、諸隈発明が総ての製品に用いられていること、本件特許及び前記分割特許に無効事由が存在する蓋然性が極めて高いこと、当初出願の発明のままでは、各社のピックアップ装置がこれを実施したと評価できないこと、等の諸点を総合すると、被告Ｙが受けるべき利益額を５，０００万円とした原審には合理性がある。 よって、被告Ｙが受けるべき利益額５，０００万円から、被告Ｙの貢献度９５％に相当する金額を控除し、原告Ｘの受けるべき対価を２５０万円とし、既受領額の２１万１，０００円を控除した２２８万９，０００円とした原判決は相当である。 三．被告Ｙの貢献度 原告Ｘは被告Ｙの貢献度は６０％を超えないと主張し、被告Ｙは原告Ｘの貢献度はゼロであることを主張したが、原告Ｘの提案内容が、被告Ｙ社の特許担当者等の提案で大幅に変更されたこと、当初出願の内容では、各社のピックアップ装置がこれを実施しているとはいえず、上記変更の結果各社のピックアップ装置の一部がこれを実施しているとする内容になったこと、本件発明が原告Ｘの担当分野と密接な関係を有する等の事情を考慮すると、本件発明がされるについて被告Ｙが貢献した程度は９５％であるとした（根拠２点）原判決には合理性があるというべきである。 四．消滅時効の成否 被告Ｙは、特許権を譲渡した時から対価支払請求権の消滅時効が進行する旨主張したのに対し、控訴審は、原告Ｘに対し工業所有権収入取得時期報償が支払われた平成４年１０月１日までは、原告Ｘが相当の対価の請求権を行使することは期待し得ない状況であったので、同日までは消滅時効は進行しないと解するのが相当である。 |
| 考察 |
|
相当の対価の算出は、先ず「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を算出し、次いで、「使用者等が当該発明がされるについて貢献した程度（寄与率）」を考慮して定める法構成である。 判例も、先ず使用者が受けるべき利益額を算出して、次いで当該職務発明の完成に寄与した使用者又は従業者等の寄与率を決定し、従業者等が受け取るべき具体的金額を算出している（東京地裁 昭和５８年９月２８日等多数）。 職務発明における使用者が受けるべき利益とは、実施することによる利益ばかりではなく、それを超えて、権利を独占することにより得られる利益である（東京地裁 昭和５８年１２月２３日、大阪地裁 昭和５９年４月２６日、東京地裁 平成４年９月３０日等）。 この法制度は、特許権の消滅するまで、何時までも使用者の受けるべき額が定まらないという理論上の難点がある。 現行法で、相当の対価の額とは、｢その発明により使用者等が受けるべき利益の額｣を考慮して決めなければならないが、公的な算定基準は存在せず、判決や実務の積み重ねを待つ以外にない（中山教授）。 以上
|